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Steffen Henn, Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs, § 14 II Nr. 3 MarkenG in:

Steffen Henn

Markenschutz und UWG, page 30 - 34

1. Edition 2009, ISBN print: 978-3-8329-4008-9, ISBN online: 978-3-8452-1534-1 https://doi.org/10.5771/9783845215341

Series: Mannheimer Schriften zum Unternehmensrecht, vol. 10

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30 ihm ansonsten mangels Verwechslungsgefahr versagt wäre. Ebenso verhält es sich bei Reimporten, einem Umpacken von Originalware sowie einer Bewerbung derselben. In sämtlichen Fällen ist jedoch die Erschöpfungseinrede des § 24 MarkenG zu beachten76. Des Weiteren ist der Verletzungstatbestand der Doppelidentität relevant für die Anwendung des Markenrechts im Bereich der vergleichenden Werbung, da durch den Wettbewerber im Rahmen eines Vergleiches zumeist eine Benutzung identischer Zeichen erfolgt77. 3. Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs, § 14 II Nr. 3 MarkenG Nach § 14 II Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers einer Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt. Dies gilt, wenn es sich dabei um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Mit der Einführung dieser Vorschrift ging dementsprechend die Frage einher, ob dem Wettbewerbsrecht in den einschlägigen Fallkonstellationen daneben ein Anwendungsbereich verbleibt oder ob die relevanten Sachverhalte von vornherein markenrechtlich erfasst werden78. a) Schutz gegen kennzeichenmäßige Benutzung (»Dimple«-Konstellation) Vor der Aufnahme dieser Regelung in das MarkenG bzw. der Europäisierung des Markenrechts durch die MarkenRL wurde in Deutschland ein Schutz berühmter Marken in ständiger Rechtsprechung aus der Generalklausel des Wettbewerbsrechts oder aber bei Ermangelung eines für § 1 UWG a.F. notwendigen Wettbewerbsverhältnisses aus § 823 I BGB unter dem Aspekt eines rechtswidrigen Eingriffs in das Recht am Unternehmen hergeleitet79. Mit der »Dimple«-Entscheidung erweiterte der BGH 1985 den Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr auch auf bekannte Marken außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs. Er gewährte dem Inhaber der bekannten Whisky-Marke »Dimple« einen Löschungsanspruch gegen einen Dritten, welcher sich ein identisches Zeichen für Putzmittel und Herrenkosmetik hatte eintragen lassen80. Der BGH stellte dabei fest, dass der gute Ruf der Marke »Dimple« wirtschaftlich selbständig verwertbar sei, zumal der Beklagte zunächst beabsichtigte, eine hochwertige Herrenkosme- 76 Vgl. Sack, WRP 2004, 1405ff., 1407. 77 Vgl. Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 186. 78 Vgl. ausführlich Krings, GRUR 1996, 624ff. 79 Vgl. Sack, WRP 1985, 459ff.; Fezer, MarkenR, § 14 Rn., 441ff. 80 BGH GRUR 1985, 550ff. – Dimple m. Anm. Tilmann. 31 tikserie unter diesem Zeichen zu vermarkten. Hierin liege eine unlautere Rufausnutzung zur Empfehlung der eigenen Ware, da die Waren des Dritten mit den geschätzten Konkurrenzerzeugnissen in Beziehung gesetzt, bzw. die Leistung des Mitbewerbers als Vorspann für die eigene Leistung ausgenutzt werden würde 81. Nach der Markenrechtsreform übernimmt § 14 II Nr. 3 MarkenG nunmehr in Anlehnung an den Wortlaut von Art. 4 IV lit. a) MarkenRL explizit diesen Schutz. Mittels einer systematischen Kombination der Verletzungshandlungen mit den Verletzungsobjekten ergibt sich ein Schutz gegen die folgenden Kollisionstatbestände: Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung), Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufbeeinträchtigung), Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) und Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung). Hinsichtlich der zuletzt genannten Kombinationsmöglichkeit ist dabei strittig, ob sie einen zeichenrechtlich sachgerechten Kollisionstatbestand darstellt82. Einerseits wird dazu vorgebracht, dass es sich bei der Ausnutzung der Unterscheidungskraft als sogenannte Aufmerksamkeitsausbeutung um ein wettbewerbsimmanentes Marktverhalten handele, welches für eine Kennzeichenrechtsverletzung nicht kollisionsbegründend sein könne 83. Andererseits solle dieser Möglichkeit ein eigenständiger Anwendungsbereich innerhalb des Bekanntheitsschutzes zuerkannt werden, weswegen ein z.B. dadurch erlangter Kommunikationsvorsprung konstitutiv für eine Markenrechtsverletzung nach § 14 II Nr. 3 MarkenG sei84. Für eine Einbeziehung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft in den kennzeichenrechtlichen Schutz spricht, dass der Gesetzgeber und die MarkenRL beide Aspekte einer Verwässerung als gleichberechtigt nebeneinander sehen und folglich auch beide Handlungsmöglichkeiten von § 14 II Nr. 3 MarkenG erfasst werden sollen85. Mag auch die Unterscheidung zwischen Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Ausbeutung der Wertschätzung einer Marke in der Praxis im Einzelfall schwierig sein, so verbleibt doch ein eigenständiger Bereich innerhalb des Bekanntheitsschutzes, welcher einen Rückgriff auf das Wettbewerbsrecht in derartigen Fällen nicht rechtfertigen würde. Auch sprechen rechtspraktische Gründe für eine eigenständige Beachtung dieser Konstellation. Nachdem diese vor Einführung der Regelung des § 14 II Nr. 3 MarkenG unter dem Stichwort der Rufausbeutung behandelt wurden, kann eine Untersagung nunmehr ohne aufwändige Feststellung des Grades der Wertschätzung erwirkt werden. Auch in den Fällen der Markenverunglimpfung, in denen eine Image-Übertragung einer bekannten Marke weder tatsächlich stattfindet noch eine solche vom Dritten beabsichtigt wird, ist die Ausnutzung der Unterscheidungskraft entscheidungserheblich, wenn in derartigen Fällen eine konkrete Beeinträchtigung mangels Inkompatibilität und herabsetzendem Charakter fehlt86. Dem entspricht auch die Rechtsprechung des BGH, welcher klar zwischen 81 BGH GRUR 1985, 550ff., 553 – Dimple m. Anm. Tilmann. 82 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 424. 83 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 424. 84 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 861. 85 Begründung zum MarkenG, Bt Drs.12/6581, 72. 86 Vgl. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 861. 32 einem besonderen Maß an Aufmerksamkeit und der Ausnutzung von Gütevorstellungen zu trennen vermag. So stellte er im Rahmen einer Markenparodie fest, dass ein scherzhafter Charakter der angegriffenen Gestaltung nur dann zu erreichen sei, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Anspielung auf die Klagemarken erkennen, was deren Bekanntheit erfordere. Hierin liege die Ausnutzung der besonderen Aufmerksamkeit, die die Assoziation einer Bezeichnung mit einer bekannten Marke wekken kann87. Neben den oben dargestellten vier Verletzungskonstellationen muss eine kennzeichenmäßige Benutzung des geschützten Zeichens durch einen Dritten vorliegen. Ist dies außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches der Fall, stehen dem Markeninhaber folglich Ansprüche aus dem MarkenG gegen die angegriffene Marke zu, ohne dass es einer Geltendmachung von wettbewerbsrechtlichen oder deliktsrechtlichen Ansprüchen bedarf. Dies betrifft insbesondere den Schutz der berühmten Marke nach § 823 I BGB, da in den meisten denkbaren Konstellationen die berühmte Marke die Schutzvoraussetzungen für die bekannte Marke erfüllen wird 88. b) Kein Schutz gegen nicht kennzeichenmäßige Markenbenutzung Sieht man die Voraussetzung eines markenmäßigen Gebrauchs für alle drei Verletzungstatbestände des § 14 II MarkenG als erforderlich an, so liegt entsprechend auch keine Verletzung des § 14 II Nr. 3 MarkenG vor, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ähnliche Zeichen derart benutzt wird, dass keine markenmäßige Verwendung vorliegt89. Als bekanntes Beispiel wird in diesem Zusammenhang oft die »Rolls-Royce«-Entscheidung des BGH angeführt90. In diesem Fall wehrte sich der Hersteller von Luxusautomobilen gegen die Abbildung seines markenrechtlich geschützten »RR«-Schriftzuges, der Kühlerfigur sowie des Kühlers der von ihm her gestellten Fahrzeuge in einer Printwerbung für Whiskey. Der BGH gewährte einen gegen die Werbeagentur gerichteten Anspruch aus § 1 UWG a.F. aufgrund einer unlauteren Rufausbeutung91. Angesichts der oben dargestellten neueren Rechtsprechung des EuGH zum Benutzungsbegriff würde die Fallkonstellation nunmehr jedoch vom MarkenG erfasst werden92. Ungeachtet dessen bestehen nach wie vor Fallkonstellationen, die mangels kennzeichenmäßigen Gebrauchs nicht vom MarkenR erfasst werden. 87 BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte. 88 Begründung zum MarkenG, BT Drs. 12/6581, 72. 89 Vgl. als Bsp. den Ausgangsfall der Entscheidung EuGH Opel/Autec, LG Nürnberg NJOZ 2007, 4377ff. – Opel/Autec. 90 BGH GRUR 1983, 247ff. – Rolls Royce. 91 BGH GRUR 1983, 247ff., 248 – Rolls-Royce. 92 Entgegen Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 327, kann eine markenmäßige Benutzung nicht mit der Erkennbarkeit der Rolls-Royce-Marken als solcher begründet werden, da diese nicht – wie im BMW-Fall des EuGH – zur Unterscheidung von Waren dient, auf welche sich etwa von Dritten angebotene Dienstleistungen beziehen. Die Marken wurden vielmehr gezielt aufgrund ihres Goodwills zur Ausnutzung der Wertschätzung eingesetzt, was eine relevante Benutzung i.S.v. Art. 5 II MarkenRL darstellen würde (vgl. EuGH GRUR Int, 404ff., 407, Rn. 34 – Opel/Autec). 33 c) Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 14 II Nr. 3 MarkenG § 14 II Nr. 3 MarkenG schützt eine bekannte Marke dann, wenn die Voraussetzung einer Zeichenähnlichkeit mit der angegriffenen Marke erfüllt ist. Nach dem Wortlaut sind keine Unterschiede zwischen der auf Art. 5 II MarkenRL basierenden Zeichenähnlichkeit des § 14 II Nr. 3 MarkenG und derjenigen, für eine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 II Nr. 2 MarkenG erforderlich. Dennoch war zunächst umstritten, ob für den Bekanntheitsschutz gegenüber § 14 II Nr. 2 MarkenG strengere93, identische94 oder geringere95 Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit gelten sollten. Der BGH geht mittlerweile in gefestigter Rechtsprechung davon aus, dass die Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 14 II Nr. 3 MarkenG denselben Grundsätzen folgt wie denjenigen zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr nach § 14 II Nr. 2 MarkenG96. Folge hiervon ist, dass ein Bekanntheitsschutz verweigert wird, wenn eine klangliche, bildliche und begriffliche Ähnlichkeit nicht ausreicht, eine Verwechslungsgefahr zu begründen, obgleich in vielen Fällen die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint und hierdurch gewisse Assoziationen mit der Klagemarke hervorgerufen werden. Eine derartige Annäherung sei jedoch allein nicht geeignet, Ansprüche aus § 14 II Nr. 3 MarkenG zu begründen, da im Falle einer Zeichenunähnlichkeit weder eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagemarke noch eine Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft angenommen werden könne97. Dem EuGH wurde die Frage der Anforderungen an eine Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Bekanntheitsschutzes im Verfahren »Adidas/Fitnessworld« zur Vorabentscheidung vorgelegt98. Unter Berufung auf seine Entscheidung »Puma/Sabel« stellte dieser sodann fest, dass die in Art 5 II MarkenRL geforderte Voraussetzung einer Zeichenähnlichkeit optische, klangliche oder begriffliche »Gemeinsamkeiten« erfordere99. Des Weiteren seien die in Art. 5 II MarkenRL aufgezählten Beeinträchtigungen stets die Folge einer gewissen Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem angegriffenen Zeichen, da diese durch das Publikum miteinander »verknüpft« werden würden, ohne dass sie verwechselt würden. Hieraus zieht der Gerichtshof den 93 OLG München GRUR 1996, 63ff., 65 – McDonald’s; Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 142; Ekey/Klippel, MarkenR, § 14 Rn. 117. 94 BGH GRUR 2000, 875ff., 878 – Davidoff I; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73ff., 76. 95 OLG Hamburg GRUR 1999, 339ff., 343 – Yves Rocher. 96 BGH GRUR 2004, 594ff., 596 – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598ff., 599 – kleiner Feigling; BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte 97 Vgl. BGH GRUR 2004, 779ff., 783 – Zwilling/Zweibrüder, unter Verweis auf BGH GRUR 2003, 973ff., 975 – Tupperwareparty; vgl. jedoch die Ausführung des BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte, worin explizit auf die EuGH Entscheidung »Adidas/Fitnessworld« verwiesen wird, wonach es für die Anwendungs des Art. 5 II MarkenRL ausreiche, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen. 98 EuGH GRUR 2004, 58ff. – Adidas/Fitnessworld. 99 EuGH GRUR 2004, 58ff., 60, Rn. 28 – Adidas/Fitnessworld. 34 Schluss, dass der Schutz nach Art. 5 II MarkenRL nicht voraussetzt, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen »ein Grad der Ähnlichkeit festgestellt wird, der so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden besteht«. Es genüge ein Ähnlichkeitsgrad, welcher eine Verknüpfung der Zeichen beim Publikum bewirke100. Aus der expliziten Aussage, des EuGH, dass für Art 5 II RL 89/104/EWG eine Zeichenähnlichkeit im Sinne derjenigen zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht notwendig sei, ergibt sich folglich ein Widerspruch zur Rechtsprechung des BGH, nach der ein Bekanntheitsschutz in viel engerem Maße gewährt wird als durch den EuGH. Während dem Merkmal der Zeichenähnlichkeit im Rahmen von § 14 II Nr. 3 MarkenG eine einengende Filterfunktion zukommt101, folgt aus einer Gewährung des Bekanntheitsschutzes schon bei einer gedanklichen Verknüpfung, welche wiederum lediglich ein Minus zur Verwechslungsgefahr darstellt, dass der Begriff der Zeichenähnlichkeit in diesem Zusammenhang keine eigenständige Bedeutung mehr hat102. Die Rechtsprechung des EuGH hat mithin zur Konsequenz, dass der Anwendungsbereich von § 14 II Nr. 3 MarkenG eine Ausweitung auch auf Fälle erfährt, in denen keine Zeichenähnlichkeit i.S.v. § 14 II Nr. 2 MarkenG sondern lediglich eine »assoziative Ähnlichkeit«103 festgestellt werden kann. Hieraus folgt zugleich, dass z.B. eine Fallkonstellation wie sie der Entscheidung »Zwilling/Zweibrüder« zugrunde lag104, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu einer Bejahung einer Zeichenähnlichkeit gemäß § 14 II Nr. 3 MarkenG führen würde. Der BGH hatte diese noch explizit mit der Begründung abgelehnt, es genüge nicht, dass ein Zeichen geeignet sei, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken105. Die mit der Rechtsprechung des EuGH verbundene Ausweitung des Schutzes bekannter Marken muss wiederum bei Heranziehung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche berücksichtigt werden. 4. Schutz bekannter Marken innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs gegen unlautere Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung Vor der Markenrechtsreform musste sich der BGH mehrfach mit Sachverhaltskonstellationen beschäftigen, in denen sich Inhaber bekannter Marken gegen unlautere Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung durch die Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren durch Dritte wehrten, ohne dass eine markenrecht- 100 EuGH GRUR 2004, 58ff., 60, Rn. 31 – Adidas/Fitnessworld. 101 So Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 156. 102 Vgl. Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 156 a.E. 103 Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 156. 104 BGH GRUR 2004, 779ff. – Zwilling/Zweibrüder. 105 BGH GRUR 2004, 779ff., 783 – Zwilling/Zweibrüder.

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Zusammenfassung

Wann ist ein Markenschutz durch das UWG möglich? Welche Fallgruppen bestehen an der Schnittstelle des Marken- und Lauterkeitsrechts und wie sind diese rechtlich zu behandeln? Diesen Fragen, mit denen Praktiker auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig konfrontiert werden, stellt das Werk eine umfassende Gesamtdarstellung gegenüber. Es behandelt die relevanten Fallgruppen, in denen sich die Anwendungsbereiche des Markengesetzes und des UWG überschneiden können und beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses der beiden Rechtsgebiete zueinander, insbesondere ob sich ein Markeninhaber zum Schutz seines Kennzeichens sowohl auf das Marken- als auch auf das Wettbewerbsrecht berufen kann.