162
dient.994 Wegen dieser absoluten Schutzhindernisse wurde auch dem Begriff
„FUSSBALL WM 2006“ der Schutz für den Teil der Waren und Dienstleistungen
versagt, bei denen der Verkehr einen Bezug zu der Veranstaltung einer Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 herstelle.995 Dagegen beginnt der schutzfähige
Bereich – ähnlich wie im Urheberrecht – dort, wo ein Gestaltungsspielraum besteht:
Dem Begriff „Baby-dry“ für Windeln wurde etwa für den englischsprachigen Raum
eine ausreichende Unterscheidungskraft in Bezug auf Produkte zugesprochen, da es
sich um eine „lexikalische Erfindung“ handelt, die nicht beschreibend sein kann.996
Damit werden auch im Markenrecht zu breite Schutzpositionen dadurch verhindert,
dass die Schutzvoraussetzungen eine Konkretisierung des Schutzgegenstandes erforderlich machen. Hier liegt die Konkretisierung jedoch nicht wie im Urheberrecht
in der Individualität, sondern – dem Zweck des Markenrechts entsprechend – in der
Zuordnung des Zeichens zu einer konkreten Leistung auf dem Markt. Das Allgemeininteresse und die Herkunftsfunktion der Marke gehen bei einer solchen Funktionsweise als Leitbilder ineinander über.997
III. Absoluter Stoffschutz im Patentrecht
Auch im Patentrecht werden zu breite „upstream“ Schutzpositionen, die eine zu
weitgehende vertikale Kontrolle gewähren, grundsätzlich durch eine Konkretisierung des Schutzgegenstandes vermieden. Einerseits sind bloße Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien oder mathematisch Methoden gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG
nicht patentierbar. Andererseits erfordert die Anmeldung des Patents gem. §§ 1
Abs. 1, 5 PatG die Angabe einer gewerblichen Anwendbarkeit. Eine Grenze findet
die Konkretisierung jedoch im absoluten Stoffschutz. Nach der Rechtsprechung des
BGH ist ein Erzeugnispatent auf einen Stoff nicht zweckgebunden, sondern wirkt
prinzipiell absolut.998 Die Frage nach der Berechtigung dieses absoluten Stoffschutzes kam vor allem in der Debatte um die Umsetzung der Biopatent-RL999 wieder1000
auf. Besonders umstritten war die Möglichkeit eines absoluten Stoffschutzes für
menschliche Gensequenzen.1001
994 BGH, GRUR 2001, 1043 ff. – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten.
995 BGH, GRUR 2006, 850 ff. – FUSSBALL WM 2006.
996 EuGH, 20. 9. 2001, Slg. 2001, I-6251, I-6294 Tz. 43 f. – Baby-dry.
997 EuGH, 16. 9. 2004, Slg. 2004, I-8317, I-8347 Tz. 25 ff. – SAT.2; Ströbele in: Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg.), S. 425, 436.
998 BGH, GRUR 1972, 541 ff. – Imidazoline; BGH, GRUR 1996, 190, 193 – Polyferon; Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1 Rdnr. 84 a; Kraßer, S. 129 f.
999 S. Fn. 32.
1000 Dazu sogleich im Text.
1001 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831 ff. m.w.N.
163
Die Brisanz dieses Streits erschließt sich vor allem durch folgenden viel zitierten
Fall:1002 Die US-amerikanische Firma Humane Genome Sciences Inc. hat sich im
Jahr 2000 die Gensequenz CCR5 patentieren lassen.1003 Ein breiter Anspruch deckt
verschiedene Sequenzvarianten des Gens und alle medizinischen Anwendungen ab.
Andere Forschungseinrichtungen fanden später heraus, dass die Gensequenz für ein
Protein codiert, dessen sich der HIV-Virus zum Eindringen in eine Zelle bedient.
Eine Mutation des Gens jedoch verhindert gerade dieses Eindringen in die Zelle.
Diese Mutation des Gens könnte die Grundlage für ein neues HIV-Medikament sein.
Der breite Schutzumfang des Patents bewirkt, dass Humane Genome Sciences Inc.
über Lizenzen auch an dieser potentiellen und weiteren Folgeerfindungen teilhaben
kann, auch wenn die Anwendung von anderen entdeckt und bei der Patentierung der
Grundsequenz unbekannt war.
1. Doppelnatur von Gensequenzen
Grundlage der Problematik ist die „Doppelnatur“ von Gensequenzen auf physikalischer und biologischer Ebene.1004 Gene sind die Grundeinheit der Erbinformation.1005 Chemisch sind sie Teil der Desoxyribonukleinsäure (DNS bzw. nach der
englischen Bezeichnung DNA), die sich aus Nukleotiden zusammensetzt.1006 Je drei
Nukleotiden bilden eine Aminosäure, aus denen wiederum Proteine bestehen.1007
Der Informationsgehalt von Genen kann daher zur Herstellung von Proteinen verwendet werden.1008 Proteine können zu Therapie- oder Diagnosezwecken, oder auf
anderem Wege als wirtschaftlich nutzbare Chemikalien verwendet werden.1009 Auf
physikalischer Ebene sind Gensequenzen daher Informationsträger.1010 Da die in
ihnen enthaltenen Informationen durch chemische Substanzen codiert werden, liegt
ein Stoffschutz – wie für alle anderen chemischen Substanzen – nahe.1011
Auf biologischer Ebene stellen Gensequenzen jedoch Information als solche
dar.1012 Als wesentlicher Erfindungsgegenstand bei Genpatenten kann daher auch
der Informationsgehalt des Gens in Abgrenzung zum Stoff als Informationsträger
1002 Vgl. hierzu CIPR, S. 128; Kunczik, S. 35 f.; Straus, GRUR 1998, 314, 316 und oben Teil 2 B.
II. 2.
1003 US Patent 6,025,154; Weltpatent WO 96/39437.
1004 Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 172.
1005 Kraßer, S. 222; Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 172.
1006 Kraßer, S. 223.
1007 Kraßer, S. 223 f.
1008 Kraßer, S. 224 f.
1009 Kilger/Jaenichen, GRUR 2005, 984, 988 f.
1010 Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 172.
1011 Van Raden/v. Renesse, GRUR 2002, 393, 396.
1012 Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 172.
164
angesehen werden.1013 Die Abgrenzung dieser Eigenschaften von Gensequenzen ist
relevant, weil jede Einordnung in eine der beiden Kategorien andere Folgen für die
Erörterung der Schutzwirkungen hat. Stoffe können im Hinblick auf Patentschutz
anders zu behandeln sein als reine Informationen. Das daraus resultierende Schutzregime für Gensequenzen ist aber entscheidend für die Effizienz der Verwendung
der Infrastrukturressource „(menschliche) genetische Information“ als Input für
anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung.
2. Entwicklung des absoluten Stoffschutzes
Um die durch die Biopatent-RL bewirkten Änderungen der deutschen Rechtslage in
diesem Bereich analysieren zu können, ist zunächst die Entwicklung des absoluten
Stoffschutzes im deutschen Patentrecht darzustellen. Das Patent auf einen chemischen Stoff ist ein Erzeugnispatent.1014 Das Erzeugnispatent im Allgemeinen behält
seinem Inhaber sämtliche Herstellungs- und Verwendungsmöglichkeiten des erfindungsgemäß gestalteten Erzeugnisses vor, auch wenn er diese nicht kannte oder sie
keinen Eingang in die Patentschrift gefunden haben.1015 Für chemische Stoffe galt
dies jedoch lange Zeit nicht: Das Bundespatentgesetz von 1877 enthielt ein Stoffschutzverbot.1016 Dies wurde 1968 aufgehoben.1017 In der Folge war umstritten, ob
die bis dahin von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Patentierung
chemischer Stoffe als Verfahrenserzeugnisse auf Stoffe als solche übertragen werden sollten.1018
In seiner Imidazoline-Entscheidung stellte der BGH dann klar, dass der Stoffschutz nicht zweckgebunden ist und der technische oder therapeutische Effekt, für
den Schutz begehrt wird, bei einer Stofferfindung nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart zu sein braucht.1019 Im zugrunde liegenden Fall wurden
weitere Wirkungen des betreffenden Stoffes erst nach der Anmeldung offenbart.1020
1013 Kunczik, S. 184 f.; Godt, S. 113; van Raden/v. Renesse, GRUR 2002, 393, 396.
1014 Aus § 9 S. 2 Nr. 1-3 PatG ergibt sich, dass Patente auf Erzeugnisse oder Verfahren vergeben
werden. Die Einordnung eines Erfindungsgegenstandes in diese Kategorien ist aufgrund unterschiedlicher Schutzwirkungen notwendig, vgl. Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1
Rdnr. 4.
1015 BGH, GRUR 1959, 125 – Textilgarn; BGH, GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen; BGH,
GRUR 1991, 436, 442 – Befestigungsvorrichtung II; Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1
Rdnr. 16; Kraßer, S. 130 ff.
1016 Geißler, S. 4 f.; Godt, S. 108, Fn. 476.
1017 Geißler, S. 15; Godt, S. 107.
1018 Kraßer, S. 126 ff. u. S. 129; Godt, S. 108 f. jeweils m.w.N. Nach Godt, S. 107 müssen hier
verschiedene Bedeutungen des Begriffs „Stoffschutz“ unterschieden werden: Vor 1968 wurde
damit die tatbestandsseitige Patentfähigkeit von chemischen Stoffen beschrieben, später allerdings der rechtsfolgenseitige Anspruchsumfang.
1019 BGH, GRUR 1972, 541 ff. – Imidazoline.
1020 BGH, GRUR 1972, 541, 542 – Imidazoline.
165
Die Vorinstanz lehnte daher die Patentfähigkeit mit der Begründung ab, es fehle an
einer vollständigen Beschreibung eines technischen Problems und seiner Lösung
zum Zeitpunkt der Anmeldung.1021 Der BGH argumentiert zunächst, dass der Gesetzgeber durch Abschaffung des Stoffschutzverbots keinen zweckgebundenen
Stoffschutz schaffen, sondern allein die Anwendung der allgemeinen Regeln, wie sie
auch für andere Gebiete der Technik gelten, erreichen wollte.1022 Nachdem dieses
Hindernis aus dem Weg geräumt ist, legt das Gericht dar, dass bei chemischen
Stofferfindungen das zugrunde liegende technische Problem in der Bereitstellung
eines neuen Stoffes einer näher umschriebenen Art der Konstitution liege.1023 Die
Lösung für dieses Problem werde aber schon durch die Anmeldung offenbart.1024
Die Angabe eines technischen oder therapeutischen Effekts gehört dagegen nicht
zum Gegenstand der Stofferfindung.1025 Zwar muss bei Anmeldung wenigstens eine
Verwendbarkeit des Stoffes offenbart werden, um dem Erfordernis der gewerblichen
Anwendbarkeit gem. § 5 Abs. 1 PatG Rechnung zu tragen. Diese kann jedoch noch
bis zum Abschluss des Erteilungsverfahrens nachgereicht werden.1026 Die Anmeldevoraussetzung der konkreten gewerblichen Anwendbarkeit kann daher den Stoffschutz nicht beschränken; er ist „somit im Prinzip absolut“.1027
3. Absoluter Stoffschutz für menschliche Gensequenzen?
Weithin wird angenommen, dass durch die deutsche Umsetzung der Biopatent-RL
der absolute Stoffschutz, zumindest in seiner durch die „Imidazoline“-
Rechtsprechung ausgeprägten Form, für menschliche Gensequenzen ausgeschlossen
wird.1028 Folgende Regelungen wurden ins PatG eingefügt: Nach § 1a Abs. 3 PatG
1021 BGH, GRUR 1972, 541, 542 f. – Imidazoline.
1022 BGH, GRUR 1972, 541, 543 – Imidazoline. Hierzu kritisch Kraßer, S. 130 ff.
1023 BGH, GRUR 1972, 541, 543 f. – Imidazoline.
1024 BGH, GRUR 1972, 541, 543 f. – Imidazoline.
1025 BGH, GRUR 1972, 541, 544 – Imidazoline.
1026 BGH, GRUR 1972, 541, 544 – Imidazoline; Holzapfel, S. 308 f. m.w.N.
1027 BGH, GRUR 1972, 541, 544 – Imidazoline.
1028 Mit dieser Einschränkung vertreten dies Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 838. Allgemeiner zum Ausschluss des absoluten Stoffschutzes: Begr. der Beschlussempfehlung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, BT-Drs. 15/4471, S. 9; Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1a Rdnr. 20;
Feldges, GRUR 2005, 977, 979 ff.; Kunczik, S. 196; mit Einschränkungen für die von den betroffenen DNA-Sequenzen codierten Proteine Kilger/Jaenichen, GRUR 2005, 984, 996 ff. In
Bezug auf die Richtlinie schon Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 182. Außerhalb des Bereiches gentechnischer Patente im Zusammenhang mit menschlichen Genen soll
der absolute Stoffschutz jedoch weiter gelten, insbesondere trotz der Einführung des § 1a
Abs. 3 PatG, vgl. Begr. zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, BT-Drs. 15/1709, S. 19; Ensthaler/Zech,
GRUR 2006, 529, 531 ff., 535 f.; Kunczik, S. 196. Der Frage, ob die Biopatent-RL den absoluten Stoffschutz fordert, ermöglicht oder gar ausschließt und dem Verhältnis der neuen Re-
166
muss in der Anmeldung einer Gensequenz deren Funktion angegeben werden, um
die Anforderungen an die gewerbliche Anwendbarkeit zu erfüllen. Diese Vorschrift
gilt nicht nur für menschliche, sondern aufgrund der Verweisung in § 2a Abs. 2 S. 2
PatG auch für tierische und pflanzliche Gene.1029 Für eine Gensequenz, „deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt“, bestimmt § 1a Abs. 4 PatG zusätzlich, dass die gewerbliche Anwendbarkeit in den Patentanspruch aufzunehmen ist. Der absolute Stoffschutz wird daher in diesem Bereich über den Erfindungstatbestand, und damit über
die Schutzvoraussetzungen, ausgeschlossen,1030 wohingegen die „Imidazoline“-
Rechtsprechung noch als rechtsfolgenseitige Gewährung von absolutem Stoffschutz
gewertet wurde.1031
Unklar ist jedoch, in welcher Weise menschliche Gensequenzen dann tatsächlich
infolge dieser Einschränkung geschützt sein können.1032 Dafür muss man sich zunächst die Schutzwirkungen der verschiedenen Stoffschutzmöglichkeiten klar machen. Der Schutz für Erzeugnisse im Allgemeinen und Stoffe im Speziellen ist regelmäßig absolut, d.h. nicht auf einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Funktion beschränkt.1033 Ergibt sich aus dem Patentanspruch jedoch ein zweckgerichteter
Einsatz des Erzeugnisses, ist eine Einordnung als Verwendungsanspruch möglich,
der nur zweckgebundenen Schutz gewährt.1034 Der Schutzbereich beschränkt sich
dann auf den zweckgerichteten Einsatz der Vorrichtung oder des Stoffes.1035 In Antivirusmittel entschied der BGH, dass ein Patent auf einen Wirkstoff zum Einsatz bei
Viruserkrankungen nicht durch dessen Benutzung als Mittel gegen Parkinson verletzt wird.1036 Wie genau dieser zweckgebundene Stoffschutz am Ende aussieht, ist
von der Auslegung der Begriffe der „Funktion“, der „Verwendung“ und der „gewerblichen Anwendbarkeit“ in §§ 1a Abs. 3, 4 PatG durch die Rechtsprechung abhängig. Vorgeschlagen wird etwa unter „Funktion“ die biologische oder technische
Reaktionsfähigkeit auf molekularer Ebene zu verstehen, und unter „Verwendung“
gelungen zu EPÜ und TRIPS soll hier nicht weiter nachgegangen werden, vgl. hierzu Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1a Rdnr. 21 m.w.N. u. Feldges, GRUR 2005, 977, 981 ff.
1029 Bacher/Melullis in: Benkard, PatG, § 1a Rdnr. 15.
1030 Godt, S. 114; Straus, GRUR 2001, 1016, 1020.
1031 Godt, S. 107 f.
1032 Eine ausführlichere Darstellung und Diskussion der verschiedenen Möglichkeiten findet sich
bei Schneider/Walter, GRUR 2007, 831 ff.
1033 Scharen in: Benkard, PatG, § 14 Rdnrn. 41 ff.
1034 BGH, GRUR 1987, 794, 795 ff. – Antivirusmittel; Kraßer, S. 806; Godt, S. 109; Scharen in:
Benkard, PatG, § 14 Rdnr. 44.
1035 BGH, GRUR 1987, 794, 796 – Antivirusmittel; BGH, GRUR 1979, 149, 150 – Schießbolzen;
Kraßer, S. 806 ff.; Scharen in: Benkard, PatG, § 14 Rdnrn. 49 f.
1036 BGH, GRUR 1987, 794 ff. – Antivirusmittel. Walter, GRUR Int. 2007, 284, 291 weist jedoch
daraufhin, dass die beschränkte Gewährung von Stoffschutz durch die Antivirusmittel-
Entscheidung ein Einzelfall in der Rechtsprechung geblieben ist.
167
und „gewerbliche Anwendbarkeit“ die Anwendbarkeit in der gewerblichen oder
industriellen Praxis.1037
Neben der konkreten Ausgestaltung des Schutzes ist im Ergebnis aber vor allem
relevant, wie sich ein beschränkter Stoffschutz auf die Lizenzierung des Schutzgegenstandes auswirkt. Im Fall absoluten Stoffschutzes ist ein jüngeres Verwendungspatent in Bezug auf den Stoff von einem älteren Stoffpatent auf denselben Stoff
abhängig.1038 Abhängigkeit heißt, dass die Benutzung des jüngeren Patents – hier
also das Verwendungspatent – das ältere – hier das Stoffpatent – verletzt, obwohl
das jüngere selbst patentiert ist.1039 Die Nutzung des jüngeren Patents ist daher von
der Einwilligung des Inhabers des älteren Patents abhängig. Bei einem zweckgebundenen Stoffschutz sind dagegen mehrere Patente in Bezug auf einen Stoff möglich,
die sich gegenseitig nicht verletzen; es herrscht sozusagen „friedliche Koexistenz“.1040 Die Alternativen sind daher ein breiter Schutz der chemischen Grundstoffe
oder ein konkretisierter Schutz von Anwendungsmöglichkeiten.
4. Der zugrunde liegende Konflikt
Geht es um menschliches Genmaterial, wird die Debatte um den absoluten Stoffschutz stark von ethischen Argumenten beeinflusst.1041 Zugrunde liegt der Diskussion sowohl im Bereich menschlicher Gene, als auch anderen Genmaterials oder chemischer Stoffe eine einfache ökonomische Abwägungsentscheidung: Der verbreiterte Anspruchsumfang erhöht einerseits den Belohnungsumfang und damit den Anreiz
zur Erfindung und Offenbarung, andererseits beschränkt er den Zugang zum Erfindungsgegenstand. Dass hier keine scharfe Trennlinie zwischen Industrie- und Verbraucherinteressen gezogen werden kann, zeigte sich schon bei der Einführung des
Stoffschutzverbots durch das Patentgesetz von 1877: Hier war es die chemische
Industrie, die den Stoffschutz als Hindernis für die Herstellung neuer chemischer
Stoffe ansah.1042 Daher erschließt sich die Interessenlage damals wie heute vielmehr
anhand der Positionierung von Forschungsunternehmen am Markt.1043 Ausschlagge-
1037 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 833.
1038 Kilger/Jaenichen, GRUR 2005, 984, 989 f.; Kraßer, S. 777; Scharen in: Benkard, PatG, § 9
Rdnr. 76.
1039 BGH, GRUR 1999, 977, 981 – Räumschild; BGH, GRUR 1991, 436 ff. – Befestigungsvorrichtung II; Scharen in: Benkard, PatG, § 9 Rdnr. 75.
1040 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 834. Vgl. zum dogmatischen Problem, dass bei mehreren Patenten auf einen Stoff die Neuheit bei Folgepatenten fehlt: Schneider/Walter, GRUR
2007, 831, 835. S. zur ähnlichen Problematik der ersten und zweiten medizinischen Indikation im Arzneimittelpatentrecht: Kraßer, S. 241 ff.; Godt, S. 111 f. Melullis in: Benkard, PatG,
§ 3 Rdnrn. 89 ff.; Asendorf/Schmidt in: Benkard, PatG, § 5 Rdnrn. 44 ff.
1041 S. hierzu Holzapfel, S. 263; Straus, IIC 1995, 920, 943; Straus, GRUR 2001, 1016 f. jeweils
m.w.N.
1042 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 838, Fn. 77.
1043 Godt, S. 114, Fn. 522.
168
bend ist, ob ein Unternehmen dem absoluten Stoffschutz zugängliche Grundlagenerfindungen macht oder mehr anwendungsbezogen forscht.
An diesem Abwägungskonflikt setzen auch die verschiedenen Ansichten zum absoluten Stoffschutz an. Befürworter des absoluten Stoffschutzes heben den objektiven Beitrag der Leistung des Stofferfinders für die Entwicklung weiterer Verwendungen hervor.1044 Bei der Beschränkung auf eine konkret offenbarte Funktion bestehe das Risiko, dass sich die offenbarte Funktion in späteren Versuchen als nicht
umsetzbar erweise, die prioritätsbegründende Anmeldung anderen jedoch die Entwicklung weiterer Verwendungen ermögliche, ohne eine Entlohnung für den Ersterfinder zu sichern.1045 Zu einer Überbelohnung führe der absolute Stoffschutz dagegen nicht, da „das geltende Patentrecht in seiner Anwendung durch die Gerichte
einen angemessenen Ausgleich“ der betroffenen Interessen herbeiführe.1046 Hier
wird zum Beispiel die Zwangslizenz für abhängige Patente in § 24 Abs. 2 PatG1047
oder das patentrechtliche Versuchsprivileg in § 11 Nr. 2 PatG1048 genannt. Andere
sehen allein schon in den Patentierungsvoraussetzungen einen ausreichenden Ausgleich der beteiligten Interessen.1049 Zudem wird auf die positiven Erfahrungen mit
dem absoluten Stoffschutz verwiesen. Die Industrie habe sich damit zum Wohl aller
Beteiligten arrangiert, etwa durch die Vergabe von Kreuzlizenzen.1050
Im Mittelpunkt der Kritik am absoluten Stoffschutz steht die Furcht vor einer
Überbelohnung des Erfinders zu Lasten der Folgeerfinder.1051 Die Erstreckung des
Patents auf Verwendungen, die der Erfinder bei der Anmeldung noch gar nicht
kannte, führe zu einem mehrfach absoluten, zu einem „Hyper-Schutz“.1052 Gene
können für mehrere Proteine mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig kodieren. Im Bereich der menschlichen Gensequenzen wird davon ausgegangen, dass
mindestens 40 % der Sequenzen mehrere biologische Funktionen haben.1053 Werde
nun durch einen absoluten Stoffschutz die Gensequenz mitsamt ihrer möglichen
Funktionen geschützt, könne dies die Folgeforschung blockieren, da die in Aussicht
stehende Abhängigkeit von einem anderen Patent abschreckend wirke.1054 Beim
gegenwärtigen Stand der Sequenzierungstechnik und der Funktionsbestimmung von
Genen liege eine erfinderische Tätigkeit aber oft nur noch in gerade dieser Folgefor-
1044 Feldges, GRUR 2005, 977, 980; Holzapfel, S. 309 m.w.N. Ähnlich schon RGZ, 85, 95, 98 f.
1045 Feldges, GRUR 2005, 977, 980 f.
1046 Feldges, GRUR 2005, 977, 980.
1047 Feldges, GRUR 2005, 977, 980.
1048 Holzapfel, S. 309.
1049 Ensthaler/Zech, GRUR 2006, 529, 535; Melullis in: Benkard, PatG, § 2 Rdnr. 6 f.; Straus,
GRUR 2001, 1016, 1020, Köster, GRUR 2002, 833, 842.
1050 Köster, GRUR 2002, 833, 839, 842.
1051 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 837; van Raden/v. Renesse, GRUR 2002, 393, 396.
1052 Schneider/Walter, GRUR 2007, 831, 837.
1053 Walter, GRUR Int. 2007, 284, 287; Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 172.
1054 Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 170; Holzapfel, S. 312.
169
schung, nämlich im Aufzeigen von Verwendungsmöglichkeiten der Gensequenzen.1055 Den vorhandenen Korrekturmechanismen im Patentrecht wird hier wenig
Vertrauen entgegen gebracht: Nach Walter gestalte sich eine Korrektur zu breiter
Ansprüche in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als problematisch.1056 Einerseits werde die Anwendung von Nichtigkeitsgründen restriktiver
gehandhabt.1057 Andererseits verhindere die strikte Trennung von Nichtigkeits- und
Verletzungsprozess notwendige Korrekturen, deren Notwendigkeit sich oft erst im
konkreten Fall ergebe.1058
Aber auch die Kritik am absoluten Stoffschutz im Allgemeinen zielt auf den unzureichenden Ausgleich der beteiligten Interessen: Nach Bruchhausen ist der absolute Stoffschutz durch die „Imidazoline“-Rechtsprechung nicht patentrechtlich,
sondern begrifflich begründet.1059 Hier werde argumentiert, dass der überraschende
Effekt, also der Zweck der Erfindung, nicht zum Gegenstand des Stoffpatents bzw.
Erzeugnispatent gehöre – wohl aber zum Verwendungspatent – und daher beim
Erzeugnispatent nicht zu offenbart werden brauche.1060 Eine solche Argumentation
glaube aber „auf Gründe der Angemessenheit oder Billigkeit verzichten zu können“.1061 Gegen den absoluten Stoffschutz wird zudem angeführt, dass dieser einem
Schutz von Entdeckungen gleich komme.1062 Für Entdeckungen kann kein patentrechtlicher Schutz in Anspruch genommen werden, wie ausdrücklich in § 1 Abs. 3
Nr. 1 PatG, § 1 Abs. 2 Nr. 1 GebrMG und Art. 52 Abs. 2 (a) EPÜ formuliert wird.
Gegenstand von Entdeckungen sind objektiv in der Natur schon vorhandene Gesetzmäßigkeiten, Wirkungszusammenhänge, Eigenschaften oder Erscheinungen.1063
Unterschieden wird damit die „angewandte“ von der „reinen“ Erkenntnis.1064 Die
Entdeckung beschreibt die Natur, die Erfindung bedient sich ihrer zum technischen
Handeln.1065 Ein Stoff, der für sämtliche mögliche Anwendungen patentiert ist, ist
nach dieser Einteilung aber reine Erkenntnis, weil er sich der Natur in Bezug auf alle
bisher unentdeckten Verwendungsmöglichkeiten nicht zum Handeln bedient.
1055 Walter, GRUR Int. 2007, 284, 293; Holzapfel, S. 302 f.; Straus, ABl. EPA 2003, 2. Sonderausgabe, 166, 180. Bei konsequenter Anwendung dieses Arguments, muss aber auch der Fall
einkalkuliert werden, dass das Bereitstellen einer Gensequenz an sich eben doch auf erfinderischer Tätigkeit beruht und daher evtl. absoluten Schutz verdient, vgl. Straus, ABl. EPA
2003, 2. Sonderausgabe, 166, 180.
1056 Walter, GRUR Int. 2007, 284 ff.
1057 Walter, GRUR Int. 2007, 284, 287 ff.
1058 Walter, GRUR Int. 2007, 284, 289 f.
1059 Bruchhausen, GRUR Int. 1991, 413, 415.
1060 Bruchhausen, GRUR Int. 1991, 413, 415.
1061 Bruchhausen, GRUR Int. 1991, 413, 415.
1062 Holzapfel, S. 311.
1063 Kraßer, S. 122 f.
1064 BpatG, GRUR 1978, 238, 239 – Naturstoffe; 2004, 850 – Kapazitätsberechnung; Kraßer, S.
122 f.; Götting, § 10 Rdnr. 18.
1065 Troller, Band I, S. 155.
170
Grund für die Ungleichbehandlung von Erfindung und Entdeckung ist weniger
die jeweilige Leistung von Erfinder und Entdecker, sondern vielmehr die „Gefahr
einer zu breiten, entwicklungshemmenden Schutzwirkung“ eines Entdeckungsschutzes.1066 Schon hieran wird deutlich, dass sich dieses allgemeine Argument mit der
Kritik eines absoluten Stoffschutzes speziell auf menschliche Gensequenzen deckt.
Einerseits werde in den Patentierungsvoraussetzungen die Abgrenzung zwischen
Entdeckung und Erfindung durch das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit
(§ 5 Abs. 1 PatG) berücksichtigt.1067 Andererseits werde diese Abgrenzung im
Schutzumfang durch die Gewährung absoluten Schutzes nicht nachvollzogen.1068
Erfinderischer Beitrag und gewährter Schutz seien daher nicht mehr kongruent.1069
Letztendlich führt dies zu den allgemeinen Anspornungs- und Belohnungsgedanken des Patentrechts: Diese kommen der Forschung nur voll zugute, wenn die
Schutzvoraussetzungen erfordern, dass der Anmelder überraschende Eigenschaften
des Stoffes bei der Anmeldung offenbaren muss.1070 Ist dies nicht erforderlich, besteht auch nur ein geringerer Anreiz, diese aufzufinden.
5. Bewertung
Der absolute Stoffschutz bewirkt ein breites Schutzrecht, das durch seine den Anwendungsmöglichkeiten vorgelagerte Position („upstream“) weitgehende vertikale
Kontrolle ermöglicht. Verhindert werden könnte dies auch in diesem Rechtsgebiet
durch eine Konkretisierung des Schutzgegenstandes, indem etwa eine konkrete Anwendung eines zu schützenden Stoffes bei der Anmeldung eines Patents anzugeben
wäre. Diese Voraussetzung wurde für den Schutz menschlicher Gensequenzen geschaffen. Blendet man die ethische Komponente aus, entsprechen die Argumente für
und gegen die beiden Modelle den allgemeinen Argumenten für und gegen die vertikale Kontrolle von Immaterialgüterrechten.1071 Wendet man sich gegen einen absoluten Stoffschutz, kann man sich auf die dargestellten Marktmachtprobleme im
Vertikalverhältnis berufen. Es ist möglich, dass eine durch den absoluten Stoffschutz
abgedeckte Gensequenz unter diesem Aspekt wohlfahrtsschädigende Wirkung hat.
Entgegen könnte dem das „prospect“-Argument von Kitch stehen. Dann müsste
angeführt werden, dass ein breites Schutzrecht auf eine Gensequenz seinen Inhaber
zur Anlaufstelle für die Lizenzierung macht und damit bei der Vermeidung ineffizienter Duplikationen in der Folgeforschung hilft. Soweit dieses Argument kritisiert
1066 Kraßer, S. 122 f.
1067 Holzapfel, S. 311.
1068 Holzapfel, S. 311.
1069 Holzapfel, S. 312.
1070 Kraßer, S. 136; Geißler, S. 140.
1071 S. oben Teil 2.
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wird, zwingt es immerhin zu früher angemeldeten und damit früher endenden
Schutzrechten.1072
Auf der anderen Seite könnte gegen den Schutz von Gensequenzen ohne konkrete
Anwendung die Einordnung dieses Gutes als Infrastrukturressource sprechen. Der
Argumentation Frischmanns entsprechend müsste der freie Zugang zu diesen gewährleistet sein, weil die Unüberschaubarkeit der potentiellen Nutzungen und der
damit verbundenen externen Effekte eine korrekte Abbildung der Nachfrage durch
ein „property right“ gar nicht zuließen. Vor allem unter dem letzten Aspekt fragt
sich, warum der absolute Stoffschutz nur im Bereich menschlicher Gensequenzen so
stark attackiert wurde und nicht ganz allgemein zur Debatte steht. Zugunsten der
gegenwärtigen Rechtslage und Rechtsanwendung muss angenommen werden, dass
hier – und eventuell allgemein im Patentrecht – die Belohnungsinteressen stärker
abgesichert werden müssen als in anderen Bereichen. Ohne einen konkreten Nachweis dieser Tatsache, bleibt die Rechtfertigung dieses Institutes jedoch zweifelhaft.
IV. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Es zeigt sich, dass jedes Immaterialgüterrecht Mechanismen bereit hält, die einen
Ausgleich zwischen allokativer und dynamischer Effizienz schon auf Ebene der
Schutzvoraussetzungen ermöglichen. Die Auslegung der entsprechenden Tatbestandsmerkmale verbreitert oder verengt Schutzpositionen. Durch eine abstraktere
oder konkretere Fassung des Schutzgegenstandes werden die Schutzposition dabei
entweder in „upstream“- oder „downstream“-Richtung in der vertikalen Wirtschaftskette verschoben. Dies lässt sich in gewisser Weise mit dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz vergleichen. Dieser gewährleistet die Abgrenzbarkeit
von Zuordnungsobjekten sachenrechtlicher Zuordnungsakte.1073 Entsprechend sorgen die immaterialgüterrechtlichen Schutzvoraussetzungen für die Zuordnung eines
Immaterialguts zum Erbringer der entsprechenden Leistung. Da dies jedoch nicht
anhand eines materiellen Gegenstandes erfolgen kann, ist eine Wertung erforderlich.
Diese muss zwischen Leistungen, die einem Individuum zugeordnet werden sollen
und solchen, die Gemeingut bleiben sollen, unterscheiden. Dabei kommen implizit
die aufgezeigten ökonomischen Überlegungen zum Tragen.
Die Konkretisierung der Schutzpositionen folgt dabei in jedem Rechtsgebiet dessen spezifischer Ausrichtung. Im Urheberrecht sorgt die Voraussetzung der Individualität eines Werkes für die Konkretisierung. Maßgeblich ist dabei, dass ein Gestaltungsspielraum bestand. Hierin spiegelt sich wieder, dass das Urheberrecht kreatives
Schaffen fördern will. Im Markenrecht wird die Konkretisierung durch die Anforderung verwirklicht, dass das geschützte Zeichen auf ein bestimmtes betriebliches
1072 S. zur „prospect theory“ und der Kritik an ihr oben Teil 2 C. I. 2. a).
1073 Jänich, S. 207.
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References
Zusammenfassung
Das Immaterialgüterrecht soll die Imitation von geistigen Leistungen verhindern. Damit wirkt es zunächst horizontal gegen direkte Konkurrenz. Es verleiht jedoch auch Schutz gegenüber Dritten, die das geschützte Gut als Input auf anderen Märkten nutzen. Dies kann als vertikale Schutzrichtung bezeichnet werden. Obwohl diese Schutzrichtungen verschiedene Auswirkungen auf die Produktion immaterieller Güter haben, wird im Immaterialgüterrecht nicht zwischen ihnen differenziert.
Die vorliegende Arbeit untersucht anhand dieser Unterscheidung die schutzrechtsinternen Grenzen des Immaterialgüterrechts. In einer ökonomischen Analyse werden zunächst die Wirkungen der vertikalen Kontrollbefugnisse dargestellt. Anschließend wird analysiert, inwieweit die ökonomischen Erkenntnisse ins Recht Einzug gefunden haben und welche Hebel es zur Justierung vertikaler Kontrolle gibt. Diese Betrachtungsweise schärft das Verständnis des Immaterialgüterrechts als Marktorganisationsrecht und schafft eine tragfähigere Grundlage für die Bewertung und Justierung der schutzrechtsexternen Grenzen. Darüber hinaus trägt sie zu einem „more economic approach“ im Immaterialgüterrecht bei.