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Steffen Henn, Bösgläubige Markenanmeldung in:

Steffen Henn

Markenschutz und UWG, page 154 - 158

1. Edition 2009, ISBN print: 978-3-8329-4008-9, ISBN online: 978-3-8452-1534-1 https://doi.org/10.5771/9783845215341

Series: Mannheimer Schriften zum Unternehmensrecht, vol. 10

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154 stand darstellt, welcher erst nach Ausscheiden der Spezialbestimmungen § 4 Nr. 7 und 9 sowie § 6 II Nr. 3, 4 und 6 UWG zur Anwendung komme720. Hieraus kann jedoch nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass das Verhältnis dieser Vorschriften zum Markenrecht auf § 4 Nr. 10 UWG übertragen werden kann. Dennoch wird in der Literatur vertreten, dass auch im Rahmen von § 4 Nr. 10 UWG berücksichtigt werden müsse, dass ein Schutz bekannter Marken ausschließlich nach dem MarkenG gewährt werden dürfe, weshalb ein Behinderungsschutz bekannter Marken per se ausscheiden würde721. Dem steht jedoch wiederum die Auffassung gegenüber, dass Fälle des Behinderungswettbewerbs von vornherein nicht in den Anwendungsbereich des MarkenG fallen, weshalb hierauf gestützte wettbewerbsrechtliche Ansprüche stets kumulativ neben markenrechtlichen Ansprüchen bestehen können 722, da hierdurch Sachverhalte erfasst würden, welche in der Regel außerhalb des Kennzeichenschutzes liegen723. Der Bundesgerichtshof hat – allerdings erst nach Ausscheiden kennzeichenrechtlicher Ansprüche mangels markenmäßiger Benutzung – entschieden, dass ein unlauteres Verhalten eines Kennzeicheninhabers dann vorliege, wenn der Markeninhaber bezweckt, durch die Anmeldung einer traditionellen Produktform als Marke, Importeure dieses Produktes vom Wettbewerb auszuschließen724. Aus dieser Anmerkung des Gerichts kann dabei gefolgert werden, dass markenrechtliche Gesichtspunkte in diesem Verhältnis, anders als in Relation zum ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, keine Rolle spielen. 3. Bösgläubige Markenanmeldung Eine der wichtigsten Fallgruppen im Zusammenhang mit einer unlauteren Behinderung von Kennzeicheninhabern stellt die bösgläubige Markenanmeldung dar. Nachdem die markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen bereits dargestellt wurden725, soll nachfolgend die nach Auffassung der Rechtsprechung einem Markeninhaber parallel mögliche Anwendung des UWG726 zum Schutz vor unzulässiger Behinderung durch bösgläubige Anmeldung und Geltendmachung von Kennzeichenrechten727 untersucht werden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob es sich bei den diesbezüglich einschlä gigen Fallgruppen um eine gezielte Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 10 UWG oder um eine sonstige unlautere Behinderung nach § 3 UWG handelt. 720 Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 10.78. 721 Vgl. Lange, Kennzeichenrecht, Rn. 2432. 722 Ströbele/Hacker, § 2 Rn. 49. 723 Bornkamm, GRUR 2005, 97ff., 101. 724 BGH GRUR 2005, 414ff., 417 – Russisches Schaumgebäck. 725 S.o., 51ff. 726 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 727 S.o., 54. 155 a) Markenrechtlicher Schutz Von der Einführung des MarkenG bis zum Jahre 2004 konnte gegen eine bösgläubige Markenanmeldung markenrechtlich nach § 50 I Nr. 4 MarkenG im Rahmen eines Löschungsverfahrens nach § 54 MarkenG vorgegangen werden. Mit dem Geschmacksmusterreformgesetz wurde dann die bösgläubige Markenanmeldung nach § 8 I Nr. 10 MarkenG zusätzlich zu einem absoluten Schutzhindernis ausgestaltet und wird nunmehr bereits im Eintragungsverfahren berücksichtigt728. b) Schutz nach § 1 UWG a.F. Vor der Einführung des MarkenG gewährte die Rechtsprechung einem Kennzeicheninhaber unter Berufung auf § 1 UWG a.F. Schutz. Hierbei wurden bösgläubige Markenanmeldungen in unterschiedlichen Fallgestaltungen als sittenwidrig i.S.v. § 1 UWG a.F. eingestuft, wobei die Begrifflichkeiten einer »Bösgläubigkeit« und »Sittenwidrigkeit« in diesem Zusammenhang den gleichen Bedeutungsgehalt haben729. Bei den Fallgruppen handelt es sich zum einen um die Anmeldung von sog. Sperrmarken730, mittels welcher ein ausländischer Markeninhaber durch die Anmeldung einer mit dessen im Ausland vorbenutzer Marke identischen inländischen Marke vom Markt ferngehalten oder zu Konditionen gezwungen und folglich behindert werden sollte731. Zum anderen konnte unter Berufung auf § 1 UWG a.F. gegen die bösgläubige Anmeldung von sog. Spekulations- oder Hinterhaltsmarken732 wegen sittenwidriger Behinderung vorgegangen werden. Hierunter werden Zeichen verstanden, welche ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Regel dafür angemeldet werden, Dritte, welche identische oder ähnliche Zeichen verwenden, zu Lizenz- oder Alleinvertriebsverträgen oder zum Abkauf des bösgläubig angemeldeten Zeichens zu zwingen733. Schließlich liegen bösgläubige Anmeldungen auch dann vor, wenn sie mit dem Ziel vorgenommen werden, einen schutzwürdigen Besitzstand zu stören oder Markenanmeldungen als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden734. c) Unlauterer Behinderungswettbewerb nach § 4 Nr. 10 UWG In der Literatur wird vertreten, dass die auf einer sittenwidrigen Behinderung gem. § 1 UWG a.F. basierende Rechtsprechung hinsichtlich der obigen Fallgruppen einschrän- 728 S.o., 51ff. 729 Vgl. Ingerl/Rohnke, § 50 Rn. 14; MünchKommUWG/Jänich § 4 Nr. 10 Rn. 56. 730 S.o., 50ff. 731 Vgl. BGH GRUR 1980, 110ff., 111 – Torch; OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373ff., 374 – Neutral Red; OLG Hamburg GRUR 1995, 816f. – Xtensions. 732 S.o., 57. 733 Vgl. Nachweise in Fn. 197. 734 S.o., 52ff. und Nachweise Fn. 197. 156 kungslos auf § 4 Nr. 10 UWG übertragen werden kann735. Insbesondere bereite das Merkmal »gezielt« in diesem Zusammenhang keine Schwierigkeiten, da der Begriff der Bösgläubigkeit ebenfalls ein subjektives Element umfasst736 und es sich folglich um Fälle einer gezielten Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 10 UWG handelt. Demgegenüber muss jedoch einer weiteren Auffassung nach differenziert werden, ob es sich um eine Sperr- oder Spekulationsmarke handelt, da allein die Anmeldung einer Sperrmarke eine gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 10 UWG darstellen könne. In Fällen, in denen es dem Anmelder darauf ankommt, den Vorbenutzer eines Zeichens mit Geldforderungen zu konfrontieren, habe eine bösgläubige Anmeldung allein den Zweck, den Vorbenutzer unlauter auszubeuten, weshalb es sich allenfalls um einen nach § 3 UWG unlauteren Behinderungswettbewerb handeln würde737. Letzterer Ansicht ist zuzustimmen, da eine Behinderung als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck – vorliegend einen Vorbenutzer mit finanziellen Forderungen zu konfrontieren – allein für eine zielgerichtete Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 10 UWG nicht ausreichend ist738. Vorbehaltlich des jeweiligen Einzelfalls ist allein im Falle einer Sperrung des Marktzutritts durch die bösgläubige Anmeldung die tatsächliche Behinderung des Vorbenutzers Ziel des Handelnden, sodass der Tatbestand des § 4 Nr. 10 UWG erfüllt ist. Bei den übrigen Fallgruppen, in denen eine Behinderung des Vorbe nutzers auch nicht ein Ziel – was insofern ausreichend wäre – neben einem weiteren darstellt739, sondern, wie bereits erwähnt, allein Mittel zum Zweck ist, kann allenfalls auf die Generalklausel nach § 3 UWG zurückgegriffen werden. d) UWG-Schutz neben markenrechtlichem Schutz Die Rechtsprechung hat einen wettbewerbsrechtlichen Schutz vor bösgläubigen Markenanmeldungen neben dem markenrechtlichen Schutz ausdrücklich zugelassen740. So hat sich der BGH in diesem Zusammenhang nicht auf seine »MAC dog«-Rechtsprechung berufen, nach der je nach Auslegung des Vorrangprinzips auch die Regelungen des § 50 I i.V.m. § 8 II Nr.10 MarkenG als lex-specialis Regelung wettbewerbsrechtlichen Vorschriften vorgehen müssten. Dies jedenfalls soweit, als sich der Anwendungsbereich des kennzeichenrechtlichen Löschungsgrundes erstreckt. Der BGH hat jedoch unter Verweis auf übereinstimmende Ansichten in der Literatur entschieden, dass ein Vorgehen vor den ordentlichen Gerichten unter Berufung auf § 1 UWG a.F. (§§ 3, 4 Nr. 10 UWG) daneben stets zulässig sei, d.h. in Anspruchskonkurrenz zum markenrechtlichen Löschungsanspruch stehe741. Damit schränkt der BGH 735 MünchKommUWG/Jänich, § 4 Nr. 10 Rn. 62; Bornkamm, GRUR 2005, 97ff., 101. Hefermehl/ Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 10.84 für Sperrmarken, undeutlich hinsichtlich Spekulationsmarken; gleichfalls ohne Differenzierung Götting, in: Fezer UWG, § 4-10 Rn. 95ff. 736 MünchKommUWG/Jänich, § 4 Nr. 10 Rn. 62. 737 Vgl. Sack, WRP 2005, 531ff., 539; ders. WRP 2004, 1405ff., 1423. 738 Vgl. Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 7. 739 BGH GRUR 1995, 117ff., 121 – NEUTREX. 740 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000; s.o., 54. 741 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 157 zugleich seine von ihm entwickelte Vorrangthese auf konkurrierende Verletzungsansprüche ein. Begründet werden kann dies damit, dass der Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung, anders als derjenige des kennzeichenrechtlichen Bekanntheitsschutzes von Marken, als solcher nicht wettbewerbsrechtlich geprägt ist. Es handelt sich dabei nämlich um eine spezialgesetzliche Ausgestaltung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbots im Anwendungsbereich des Markenrechts742. Deshalb können sich schon hieraus, z.B. bei Anmeldung einer Sperrmarke von offensichtlicher Behinderungsabsicht, die vom BGH geforderten zusätzlichen, besonderen Umstände ergeben, die außermarkenrechtlicher Natur sind. Dies bedeutet, dass in diesen Fällen die Anwendung des Wettbewerbsrechts durch Unlauterkeitsmerkmale gerechtfertigt ist, welche außerhalb der markenrechtlichen Tatbestände liegen743, sodass es insofern schon nicht zur Umgehung markenrechtlicher Wertungen kommen kann. e) Verfahrensrechtliche Relevanz des UWG-Schutzes neben dem markenrechtlichen Schutz Der Rechtsschutz von Marken gegen Missbrauch aufgrund der bösgläubigen Erlangung formaler Rechtspositionen hat im neuen MarkenG eine umfassende Regelung erfahren. Dieser bleibt jedoch weitgehend auf das patent- und markenamtliche Verfahren beschränkt. Der Gesetzgeber wollte hierdurch den bislang gewährten wettbewerbsrechtlichen Rechtsschutz vor ordentlichen Gerichten weder einengen, noch die grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Patent- und Markenamt und den ordentlichen Gerichten neu ordnen744. Wie bereits ausgeführt, konnte sich ein Vorbenutzer unter Geltung des WZG vor den Zivilgerichten auf § 1 UWG bzw. in Ermangelung eines Wettbewerbsverhältnisses auf § 826 BGB berufen, um einen Anspruch auf Löschung geltend zu machen745. Da es sich stets um kontradiktorische Verfahren mit oftmals komplexen Sachverhalten handelt, eignet sich ein Verfahren nach der Zivilprozessordnung besser zur Klärung derartiger Konflikte als das Verwaltungsverfahren vor dem DPMA. So sind die auf die Ermittlung eines begrenzten Sachverhaltes im Registrierungsverfahren zugeschnittenen Regelungen des Amtsverfahrens wesentlich weniger sachgerecht746. Der BGH hat in der Entscheidung »Colour of Elegance« offengelassen, inwieweit seine Rechtsprechung im Fall von »EQUI 2000« auch für die Gemeinschaftsmarkenverordnung gilt, da es im streitgegenständlichen Fall nicht darauf ankam747. Allerdings gelten die obigen Argumente, insbesondere was ein einheitliches Verfahren gegen ein unlauteres Verhalten sowie eine bessere Aufbereitung des Streitstoffes angeht, auch für Streitfälle, die eine Gemeinschaftsmarke betreffen. 742 Wiedmann, Rechtsmissbrauch, 111. 743 Bornkamm, GRUR 1995, 97ff., 101. 744 BT-Drs. 12/6581, 57; BGH GRUR 1998, 412ff., 414 – Analgin; BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 745 S.o., 54. 746 v. Linstow, MarkenR 1999, 81ff., 83; bekräftigt durch BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 747 BGH WRP 2005, 881ff., 883 – Colour of Elegance; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 10.84. 158 4. Schutz nicht bekannter Marken gegen unberechtigte Domainregistrierung Eine weitere, für den Behinderungsschutz praxisrelevante Konstellation betrifft den Schutzes nicht bekannter, eingetragener Marken gegen die unberechtigte Registrierung als Internetdomains. Standardsituation ist dabei, dass ein Markeninhaber eine eingetragene, nicht bekannte Marke für Lebensmittel besitzt und ein Dritter eine gleichnamige Domain für sich registrieren lässt, ohne dass irgendein Bezug zu einem Geschäftsbetrieb hergestellt wird. Nach der hier vertretenen Auffassung ist für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung eine zeichenmäßige Benutzung erforderlich748. Bei einer bloßen Domainregistrierung ohne einen bestimmten Waren- oder Dienstleistungsbezug ist eine solche jedoch weder feststellbar noch Voraussetzung für die wirksame Registrierung einer Domain749. Findet eine Benutzung der Domain für das Angebot von Waren und Dienstleistungen statt, so scheitern markenrechtliche Ansprüche regelmäßig an einer fehlenden Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit oder Branchennähe750. Der Markeninhaber kann sich jedoch in diesem Fall – neben einem Rückgriff auf § 826 BGB – bei Vorliegen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses i.S.v. § 2 I Nr. 3 UWG auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aufgrund einer unlauteren Behinderung berufen. Insofern können die Grundsätze der missbräuchlichen Markeneintragung auf die Domainregistrierung übertragen werden, wobei auch in diesem Zusammenhang gilt, dass hinsichtlich der Anspruchsgrundlage differenziert werden muss, ob die Behinderung lediglich Mittel zum Zweck oder aber (ein) eigentliches Ziel des Mitbewerbers ist751. Nur im letzteren Fall richtet sich die Anspruchsgrundlage nach § 4 Nr. 10 UWG752. Kann ein Dritter mithin kein berechtigtes Eigeninteresse an der Domainregistrierung nachweisen und geht diese einher mit der Eintragung einer Vielzahl weiterer normaler, nicht verkehrsbekannter Marken, so kann auf eine unlautere Behinderungsabsicht geschlossen werden753. Hierfür muss der Markeninhaber jedoch den Nachweis einer unlauteren subjektiven Absicht führen, welche sich aber zumeist aus der Nichtaufnahme einer Benutzung erschließen lässt. Als weiterer Ansatzpunkt für einen Schutz des Markeninhabers kommt die Annahme einer Erstbegehungsgefahr für eine alsbaldige Markenverletzung in Folge der Registrierung der unbekannten Marke als Domain in Betracht. Eine solche steht in einer Wechselbeziehung zur Annahme eines Behinderungswettbewerbs, da ein solcher, wie bereits ausgeführt, dann vorliegen kann, wenn es schließlich doch nicht zu einer Benutzungsaufnahme kommt, was bei den meisten derartigen Domainregistrierungen der Fall sein dürfte. 748 S.o. 26ff.; Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 15 Rn. 51. 749 Insofern ergeben sich keine Unterschiede zur Registrierung einer bekannten Marke als Domain, da eine Anwendung von § 14 III MarkenG gleichfalls ausscheidet. 750 Zum Erfordernis der Ähnlichkeit und Branchennähe bei Domains vgl. Ubber, Markenrecht im Internet, 93ff. 751 S.o., 153f. 752 S.o., 154, vgl. Harte/Henning/Omsels, § 4 Nr. 10 Rn. 7. 753 OLG Frankfurt, WRP 2000, 645ff, 646f. – weideglueck.de.

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Zusammenfassung

Wann ist ein Markenschutz durch das UWG möglich? Welche Fallgruppen bestehen an der Schnittstelle des Marken- und Lauterkeitsrechts und wie sind diese rechtlich zu behandeln? Diesen Fragen, mit denen Praktiker auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig konfrontiert werden, stellt das Werk eine umfassende Gesamtdarstellung gegenüber. Es behandelt die relevanten Fallgruppen, in denen sich die Anwendungsbereiche des Markengesetzes und des UWG überschneiden können und beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses der beiden Rechtsgebiete zueinander, insbesondere ob sich ein Markeninhaber zum Schutz seines Kennzeichens sowohl auf das Marken- als auch auf das Wettbewerbsrecht berufen kann.