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laufen« hinzudenken, so würde mangels eines tatsächlichen Vergleichs die Anwendung von § 6 II Nr. 4 UWG zu Gunsten von § 4 Nr. 7 UWG ausscheiden404.
7. Das Verhältnis des MarkenG zu § 6 UWG
§ 6 UWG enthält Kriterien zur Feststellung einer unlauteren vergleichenden Werbung, welche bis zur Umsetzung der Richtlinie 97/55/EG in erster Linie mittels kennzeichenrechtlicher Regelungen behandelt wurden405. Entsprechend entstehen Überschneidungen, welche einer klaren Abgrenzung bedürfen.
a) Vergleichende Werbung als Markenverletzung?
Unterstellt man, was im Folgenden noch näher darzustellen ist, dass die Nennung
einer fremden Marke im Rahmen eines Werbevergleichs eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung darstellt, führte dies dazu, dass der Tatbestand der Doppelidentität nach § 14 II Nr. 1 MarkenG erfüllt wäre. Dies deshalb, da der Werbende
die unveränderte Marke des Mitbewerbers für Waren oder Dienstleistungen benutzt,
die mit denen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Wie bereits dargestellt,
greift diese Regelung grundsätzlich auch dann ein, wenn eine Benutzung der Originalmarke für Originalware vorgenommen wird406. Die offensichtliche und nicht tragbare Konsequenz wäre, dass die Richtlinie, zumindest was die Nennung von Kennzeichen in Werbevergleichen angeht, ad absurdum geführt werden würde, da die mar kenrechtlichen Tatbestände ein generelles Verbot derartig vergleichender Werbung
bewirken würden.
aa) Vergleichende Werbung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung
Ausschlaggebend für das Verhältnis vergleichende Werbung – Markenrecht ist die
bereits dargestellte Auslegung des markenrechtlichen Benutzungsbegriffs, da diese
darüber entscheidet, ob ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich des Kennzeichenrechts fällt.
(i) Vergleichende Werbung wird grundsätzlich nicht vom MarkenG erfasst
Folgt man der Ansicht, dass eine markenrechtliche Benutzungshandlung i.S.d. § 14 II
MarkenG eine kennzeichenmäßige Benutzung verlangt, ergibt sich einer von Ingerl/
Rohnke vertretenen Auffassung zufolge, dass die Nennung einer fremden Marke im
Rahmen vergleichender Werbung schon keine Markenrechtsverletzung darstellt407.
404 Vgl. BGH GRUR 2005, 163ff., 165 – Aluminiumräder.
405 Vgl. § 6 II Nr. 3 u. 4 UWG.
406 S.o., 29.
407 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 153.
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Eine kennzeichenrechtliche Relevanz bestehe nur dann, wenn aus der Sicht des angesprochenen Publikums der Eindruck entsteht, dass auch das eigene Produktangebot
des Werbenden mit dem fremden Kennzeichen bezeichnet wird408. Die Vertreter dieser Ansicht stützen sich auf die Gesetzesbegründung des § 14 III Nr. 5 MarkenG, nach
der eine derartige Fallgestaltung in der Praxis der vergleichenden Werbung kaum
denkbar sei, da diese gerade dazu dienen solle, die eigenen Waren und Dienstleistungen von denen eines Mitbewerbers abzugrenzen409. Entsprechend ginge der Gesetzgeber davon aus, dass keine markenmäßige Benutzungshandlung vorliege, da die
Marke nicht markenfunktional als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen
eingesetzt werde, sondern nur zur Herstellung eines Bezugs zu den Waren oder
Dienstleistungen eines Vergleichsgegners410.
(ii) Vergleichende Werbung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung
Demgegenüber steht im Schrifttum die Ansicht, die Benutzung einer fremden Marke
eines Mitbewerbers in vergleichender Werbung stelle auch unter Beibehaltung des
Erfordernisses einer kennzeichenmäßigen Benutzung eine markenrechtlich relevante
Benutzungshandlung dar411. Zwar erfolge die Darstellung der fremden Waren und
Dienstleistungen in Form einer Bezugnahme und nicht zur Kennzeichnung eigener
Waren. Die Bezugnahme auf die Marke des Mitbewerbers und deren Verwendung
bewirke jedoch, dass diese zwangsläufig herabgesetzt und die Marke mithin zweckwidrig verwendet werde, was dazu führe, dass der Werbende die fremde Marke aus
der Sicht des Publikums zu Unterscheidungszwecken, d.h. markenfunktional verwende. Er benutze nämlich sowohl die eigene als auch die fremde Marke um sein
eigenes Angebot von demjenigen seines Mitbewerbers abzugrenzen. Für eine derartige Argumentation spräche auch die Regelung des § 14 III Nr. 5 MarkenG, welcher
als umfassender Vorbehalt des Inhabers einer Marke anzusehen sei, das betreffende
Zeichen in der Werbung zu benutzen.
Vertreter einer weiten Auslegung des markenrechtlichen Benutzungsbegriffs kommen unter Berücksichtigung der Ausführungen des EuGH in der »BMW«-Entschei dung gleichfalls zu einer Einstufung einer Markennennung in vergleichender Werbung als relevante Benutzungshandlung412. Dem EuGH zufolge sei nämlich auch
dann von einer markenmäßigen Benutzung einer fremden Marke auszugehen, wenn
dies geschehe, um Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf ihre betriebliche Herkunft zu identifizieren und voneinander abzugrenzen413. Der EuGH selbst hat nunmehr in der Entscheidung »O2« seine bisherige Rechtsprechung hinsichtlich einer
408 Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 64, 71; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 153 m.w.N.; Harte/Henning/
Sack, § 6 Rn. 187; OLG München, WRP 2001, 820ff., 828 – Duft-Vergleichslisten.
409 Vgl. Begr. RegE Bt-Drs. 12/6581, 75.
410 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 153.
411 Nägele, MarkenR 1999, 177ff., 180; v. Linstow, WRP 2000, 955ff., Fn. 28-30.
412 Kur, MarkenR 2001, 137ff., 141; v. Linstow, WRP 2000, 955ff., 956; Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 496;
jurisPK-UWG/Müller-Bidinger, § 6 Rn. 16; Sack, GRUR 2008, 201, 202.
413 Vgl. EuGH GRUR MarkenR, 1999, 84ff., 87 Rn. 39 – BMW/Deenik; Lange, Kennzeichenrecht, Rn.
1873.
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relevanten Benutzung auch auf die Benutzung von Kennzeichen in Werbevergleichen
angewandt414. Danach liegt eine relevante Benutzung dann vor, wenn sie zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt und geeignet ist, die Hauptfunktion der Marke zu beeinträchtigen415.
Wird schließlich das Erfordernis einer kennzeichenmäßigen Benutzung für die Markenverletzungstatbestände des § 14 MarkenG verneint, sind die Voraussetzungen
einer Benutzung i.S.v. § 14 II MarkenG ohne weiteres erfüllt416. Die verwendete
fremde Marke wird dann nämlich in einer eigenen vergleichenden Werbung im
geschäftlichen Verkehr benutzt, sodass grundsätzlich eine Verletzung nach § 14 III
Nr. 5 i.V.m. § 14 II Nr. 1 MarkenG vorliegen würde.
(iii) Stellungnahme
Die Verwendung fremder Marken im Rahmen vergleichender Werbung muss als
kennzeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung eingestuft werden und kann deshalb eine Markenrechtsverletzung i.S.v. § 14 II MarkenG darstellen.
Die Verneinung einer relevanten Benutzungshandlung mit der Folge einer vollständigen Ausblendung des Markenrechts in derartigen Sachverhalten hätte angesichts der
im Vergleich zum Wettbewerbsrecht umfangreicheren und weiteren markenrechtlichen Ansprüche und Rechtsfolgen eine unangemessene Einschränkung des Schutzes
des Markeninhabers zur Folge. Schon bei einer genauen Subsumtion der bislang von
der Rechtsprechung verwendeten Formel einer zeichenmäßigen Verwendung im
Rahmen vergleichender Werbung ist erkennbar, dass die Markennennung kennzeichenrechtliche Relevanz aufweisen muss. Es sei noch einmal daran erinnert, dass ein
zeichenmäßiger Gebrauch dann vorliegt, wenn eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung einer Ware oder in Beziehung auf sie so eingesetzt wird,
dass der Durchschnittsabnehmer annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene
zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren von gleicher oder gleichartiger
anderer Herkunft417. Hieraus ergibt sich nicht, dass ein weiteres Kriterium zusätzlich
hineingelesen werden muss, nämlich das einer Verwendung für »eigene« Waren.
Voraussetzung ist demnach lediglich, dass durch die Benutzung beim angesprochenen Publikum ein Eindruck erweckt wird, die Marke diene zur Unterscheidung der
mit ihr gekennzeichneten Waren, womit eine Abgrenzung gegenüber einer Verwendung zu anderen Zwecken erreicht werden soll. Entsprechend liegt in einer Werbeaussage wie z.B. »… unser Waschmittel ist billiger als Omo« eine markenmäßige
Benutzung vor.
414 EuGH GRUR 2008, 698 – O2, m. Anm. Ohly, wonach für eine relevante Benutzung auf die »Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion«, vgl. Rn. 57, verwiesen, die Prüfung des Tatbestandes der Doppelidentität aber ausgeklammert wird.
415 EuGH GRUR 2008, 698 – O2, Rn. 56f m. Anm. Ohly; insofern ist zu berücksichtigen, dass der EuGH
eine Markenrechtsverletzung auf den wenig praxisrelevanten Fall beschränkt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen verglichenen Produkten hervorgerufen wird.
416 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 496.
417 Vgl. für viele BGH GRUR 1990, 688ff., 689 – Klix/Klick.
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Das letztgenannte Beispiel zeigt zugleich, dass es im Rahmen vergleichender Werbung praktisch kaum möglich ist, zwischen einer vom MarkenG nicht erfassten blo-
ßen Markennennung und einer relevanten Benutzungshandlung zu unterscheiden,
wenn neben einem fremden Zeichen zumindest auch das eigene Angebot bezeichnet
werden soll418. Eine derartige Unterscheidung lässt sich auch weder mit dem Gesetzeswortlaut begründen, noch lässt sich dies mit der »BMW«-Rechtsprechung des
EuGH vereinbaren, nach der die bloße Markennennung als Bestimmungshinweis
bereits eine Markenbenutzung im Sinne von Art. 5 I lit. a) MarkenRL (§ 14 II Nr. 1
MarkenG) darstellt419.
Demgegenüber kann sich die Einordnung von vergleichender Werbung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung auch auf die Rechtsprechung des EuGH und
des BGH stützen bzw. lässt sich mit dieser vereinbaren. So führt der EuGH in seiner
»Toshiba«-Entscheidung aus, dass die Schutzschranke des Art. 6 lit. c) MarkenRL
grundsätzlich Anwendung finde. Hieraus und aus der früheren »BMW«-Entscheidung ergebe sich, dass die Benutzung einer fremden Marke erlaubt sein kann, »wenn
sie erforderlich ist, um den Verkehr über die Natur der Erzeugnisse oder den Zweck
der angebotenen Dienstleistungen zu informieren«420. Aus diesem Hinweis ergibt
sich im Umkehrschluss, dass der EuGH in einer Benutzung von Marken im Rahmen
von Werbevergleichen eine markenrechtlich relevante Handlung sieht421. Etwas
anderes ergibt sich auch nicht aus den bereits dargestellten EuGH Entscheidungen
»Hölterhoff« und »Arsenal«. Die Ablehnung einer Markenrechtsverletzung wurde
vom EuGH selbst nämlich dahingehend relativiert, dass es sich im Falle »Hölterhoff«
um eine rein beschreibende Verwendung gehandelt habe. Laut Sachverhalt wurde ein
mit der geschützten Marke »Spirit Sun« i.S. einer Gattungsbezeichnung bezeichneter
Schliff bestellt, nicht aber ein Schliff »wie« bzw. »ähnlich« »Spirit Sun«. Hinzukommt, dass zum Zeitpunkt, zu welchem sich der entscheidungserhebliche Sachverhalt zutrug, die Richtlinie zur vergleichenden Werbung noch nicht in Kraft war,
sodass das vorlegende Gericht und damit auch der EuGH hierauf nicht Bezug nehmen
konnten.
Auch aus der Rechtsprechung des BGH lässt sich nicht entnehmen, dass eine markenmäßige Benutzung im Zusammenhang mit vergleichender Werbung nur dann angenommen werden kann, wenn die Erwähnung der betreffenden Marke als Herkunftshinweis auf den Benutzer verstanden wird422. Verlangt wird lediglich die herkunftshinweisende Verwendung, welche bei der Unterscheidung des mit einem eigenen
Kennzeichen versehenen Waren- und Dienstleistungsangebots von demjenigen mit
418 So Ingerl, WRP 2002, 861ff., 866; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 64.
419 EuGH GRUR Int 1999, 438ff., 441 – BMW/Deenik; in EuGH GRUR 2008, 698 – O2, wird auf diese
Entscheidung jedoch keinen Bezug genommen.
420 EuGH GRUR 2002, 354ff., Rn. 34 – Toshiba.
421 Vgl. nunmehr EuGH GRUR 2008, 698 – O2 m. Anm. Ohly
422 So aber Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 187 m.w.N; der BGH verlangt aber im u.a. angeführten Urteil
BGH GRUR 2002, 171ff., 173 – Marlboro-Dach – lediglich, dass die Benutzung eines Bildelements
herkunftskennzeichnend verstanden wird und verweist auf die BMW-Entscheidung des EuGH.
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einer fremden Marke gekennzeichneten, vorliegen muss423. In der Entscheidung
»Genealogie der Düfte« hat der BGH unter Hinweis auf die »Hölterhoff«-Entschei dung ausgeführt, dass »die im Rahmen einer zulässigen vergleichenden Werbung
erfolgende Markennennung nach § 23 Nr. 3 MarkenG ohne das Hinzutreten weiterer
Umstände keine rechtsverletzende Markenbenutzung darstellt«424. Hieraus lässt sich
mittels eines Umkehrschlusses folgern, dass der BGH in diesem Fall, wie auch bei der
im Fall »Aluminiumräder« streitigen Abbildung des Porsche-Wappens425, von einer
markenrechtlich erheblichen Benutzungshandlung ausging.
bb) Erfassung der vergleichenden Werbung durch Schutzschranken des MarkenG
Mit der Einstufung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung allein ist es
dem Markeninhaber jedoch noch nicht möglich, unter Berufung auf sein Ausschließlichkeitsrecht gegen jegliche vergleichende Werbung unter Einbeziehung seines
Kennzeichens vorzugehen. Der Werbende kann sich in diesem Fall auf markenrechtliche Einreden berufen, wobei mehrere Tatbestände diskutiert werden:
(i) Vergleichende Werbung als Beschaffenheitsangabe, § 23 Nr. 2 MarkenG
Als Anknüpfungspunkt kommt zunächst § 23 Nr. 2 MarkenG in Betracht426. Danach
hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke
als Angabe über die Eigenschaften der Ware, insbesondere über ihre Beschaffenheit
oder Bestimmung zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Im Schrifttum wird hierzu vorgebracht, die Angabe über Eigenschaften werde im
Falle vergleichender Werbung dadurch gemacht, dass als erforderlicher Maßstab die
entsprechende Eigenschaft der fremden, markenmäßig bezeichneten Ware verwendet
werde. Hiermit sei das fremde Zeichen Teil des Sachverhalts, der als Angabe über
Eigenschaften i.S.v. § 23 Nr. 2 MarkenG zu qualifizieren sei427. Auch bewege sich
der Werbende bei Verwendung einer fremden Marke in einer lauterkeitsrechtlich
zulässigen vergleichenden Werbung grundsätzlich im Rahmen des Gesetzeszwecks
des § 23 Nr. 2 MarkenG, da durch eine »gegenseitige Aussagebeziehung« zugleich
Angaben über Merkmale und Eigenschaften seiner Waren und Dienstleistungen
gemacht würden428. Erfolge eine Markennennung somit objektiv nur zu dem jeg-
423 Vgl. für viele BGH GRUR 2002, 171ff., 173 – Marlboro-Dach.
424 Vgl. BGH GRUR 2004, 607ff., 612 – Genealogie der Düfte; BGH GRUR 2005, 163ff., 164, 165 a.E.
– Aluminiumräder.
425 BGH GRUR 2005, 163ff., 164, 165 a.E. – Aluminiumräder.
426 Vgl. Starck, GRUR 1996, 688ff., 691; Fezer, MarkenR, § 23 Rn. 49; Nägele, MarkenR 1999, 177ff.,
181; ders., rechtsverletzende Benutzung, 177; v. Linstow, WRP 2000, 955ff., 958; Koos, in: Fezer
UWG, § 6 Rn. 183; Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 190; a.A. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 153ff., § 23 Rn.
56ff.; Ingerl, WRP 2002, 861ff.; Kur, MarkenR 2001, 137ff.; 142.
427 v. Linstow, WRP 2000, 955ff., 958; vgl. auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2286 unter
Verweis auf GA Jacobs Schlussanträge v. 20.9.2001 in Rs C-2/00, Rn. 72 – Hölterhoff; jurisPK-
UWG/Müller-Bidinger, § 6 Rn. 18.
428 Nägele, MarkenR 1999, 177ff., 181; ders., rechtsverletzende Benutzung, 177.
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lichem Vergleich immanenten Zweck, den Mitbewerber erkennbar zu machen, sei
diese Verwendung einer fremden Marke aufgrund § 23 Nr. 2 MarkenG vom Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers nicht erfasst, da sie als bloße Markennennung hinzunehmen sei429.
(ii) Anwendung des Erschöpfungstatbestandes, § 24 MarkenG
Als weitere Schrankenbestimmung werden die Grundsätze der Erschöpfung nach
§ 24 MarkenG zur Diskussion gestellt430. Sinn und Zweck von § 24 I MarkenG
bestehe gerade darin, die Nennung einer fremden Marke im Rahmen eines Werbevergleichs zu privilegieren, sofern es sich um Waren handele, die unter der zum Vergleich herangezogenen fremden Marke mit Zustimmung ihres Inhabers in Verkehr
gebracht worden sind. Verbots- und Schrankentatbestand stimmten insoweit ansatzweise überein. Zwar gelte nach bisheriger Auffassung in der Rechtsprechung der
Erschöpfungsgrundsatz nur für konkrete Pr odukte, die Gegenstand eines vom Markeninhaber veranlassten Vertriebs sind. Es sei jedoch kein Grund ersichtlich, warum
einerseits eine Privilegierung von Markennennungen im Zusammenhang mit dem
Vertrieb der entsprechenden Waren erfolgt, andererseits in anderen Sachverhaltskonstellationen wie der vergleichenden Werbung, die Nennung der Marke vom Verbotsrecht erfasst werden würde. Zwischen dem Prinzip des freien Warenverkehrs und der
Kommunikationsfreiheit bestehe eine gedankliche und inhaltliche Parallele, welche
nicht durch das Kriterium physisch konkretisierbarer Produkte ignoriert werden
dürfe. Im Falle eines Verstoßes gegen die Voraussetzungen einer vergleichenden
Werbung hätte der Markeninhaber entsprechend § 24 MarkenG einen berechtigten
Grund, sich der Markennennung zu widersetzen431.
(iii) 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55/EG als Freistellungstatbestand
Schließlich schlägt Hacker vor, den 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55/EG als
unmittelbaren Freistellungstatbestand heranzuziehen432. Danach stellt die Benutzung
von fremden Marken keine Markenrechtsverletzung dar, wenn sie unter Beachtung
der in der Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt433. Hieraus könne im
Umkehrschluss abgeleitet werden, dass eine nicht den Regelungen entsprechende vergleichende Werbung eine Verletzungshandlung darstelle. Eine Freistellung direkt aus
dem Erwägungsgrund sei überzeugender als die diskutierten Freistellungsmöglichkei ten der §§ 23 und 24 MarkenG, da diese den Wortlaut überdehnen würden.
429 Nägele, MarkenR 1999, 177ff., 181; ders., rechtsverletzende Benutzung, 177.
430 Kur, MarkenR 2001, 137ff., 142; Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 190.
431 Kur, MarkenR 2001, 137ff., 142.
432 Hacker, GRUR Int 2002, 502ff., 510.
433 Vgl. Sack, GRUR 2008, 201ff., 202, welcher darauf hinweist, dass es einer derartigen Beschränkung
des Markenschutzes nicht bedurft hätte, wenn die Nennung fremder Marken schon tatbestandsmäßig
keine relevante Benutzung einer Marke ist.
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(iv) Stellungnahme
Im Ergebnis führen alle drei zur Diskussion gestellten Schutzschranken bzw. Freistellungstatbestände zu einem sachgerechten und wünschenswerten Ergebnis,
nämlich dass eine lauterkeitsrechtlich zulässige vergleichende Werbung nicht über
den Umweg des Markenrechts verhindert bzw. als unzulässig qualifiziert werden
kann.
Gegen das Heranziehen der Schutzschranken des § 23 MarkenG und der Erschöpfung
nach § 24 MarkenG wird jedoch vorgebracht, dass deren Anwendungsbereich durch
die Einbeziehung von Handlungsformen, die ein Markeninhaber nur unter besonderen
Umständen unterbinden können sollte, derart überdehnt werde, dass letztlich keine
adäquate Schutzschranke mehr bestehe. Gegen eine Heranziehung des § 23 Nr. 2
MarkenG spreche schon der Wortlaut und die sich hieraus ergebende »Zweckrichtung
einer flankierenden Absicherung der freien Verwendung schutzunfähiger, weil
beschreibender Zeichen434«.
Das Heranziehen des § 23 Nr. 2 MarkenG in Fällen der Markennennung lässt sich
jedoch mit dessen Wortlaut vereinbaren. Es handelt sich bei der Markennennung um
eine beschreibende Angabe, z.B. wenn bei einem Vergleich »unser Fahrzeug X kostet
weniger bei umfangreicherer Ausstattung als das Modell Y der Marke Z« Ausstattung
und Preis als Eigenschaften dargestellt werden, wobei eine für den Werbevergleich
immanente Identifikation des Konkurrenzprodukts mittels des fremden Kennzeichens
Marke Z stattfindet. Hierdurch wird das fremde Zeichen als unabdingbarerer Bestandteil in den Eigenschaftsvergleich integriert, sodass es nicht ausschließlich auf seinen
Bedeutungsgehalt, sondern weiterhin auf das Zeichen selbst ankommt. Eine derartige,
zugegebenermaßen weite Auslegung lässt sich auch mit dem Gesetzeszweck vereinbaren, nämlich für den Wettbewerb schädliche Auswirkungen der Berufung auf das
Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers zu verhindern, was wiederum im Einklang mit dem Gesetzeszweck der Richtlinie 97/55/EG steht435.
Es kann auch nicht, wie teilweise vorgebracht wird, von einer Entwertung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG infolge eines inflationären Gebrauchs ausgegangen
werden, da die Schutzschranke erst bei der Feststellung der Unlauterkeit der vergleichenden Werbung aufgrund eines auf Kennzeichen bezogenen Tatbestandes zum
Zuge kommt. Insoweit können und müssen die entsprechenden Regelungen des § 6
UWG in den Unlauterkeitsvorbehalt des § 23 MarkenG einbezogen werden. Hierdurch ist zugleich ein Gleichlauf marken- und wettbewerbsrechtlicher Regelungen im
Falle von gegen § 6 UWG verstoßender Werbung gewährleistet. Angesichts dessen
ist es nicht notwendig, auf die Konstruktion einer Freistellung direkt aus dem 15.
Erwägungsgrund der MarkenRL 97/55/EG zurückzugreifen, zumal zweifelhaft ist, ob
eine derartige Erweiterung der MarkenRL mit dem Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers vereinbar ist.
434 Ingerl, WRP 2002, 861ff., 863; Hacker, GRUR Int 2002, 502ff., 510.
435 So auch v. Linstow, WRP 2000, 955ff., 959.
100
Wird als Schutzschranke jedoch die Erschöpfungsregelung nach § 24 MarkenG herangezogen, wäre ein sachgerechter Parallelverlauf marken- und wettbewerbsrechtlicher Vorschriften nicht mehr gewährleistet. Es wäre im Rahmen einer Prüfung des
§ 24 MarkenG denkbar, dass eine wettbewerbsrechtlich zulässige vergleichende Werbung vom Markeninhaber durch einen »berechtigten Grund« i.S.v. § 24 II MarkenG
verhindert werden könnte, welcher sich nicht notwendigerweise auf ein unlauteres
Verhalten des Werbenden beziehen muss. Hinzu kommt, dass ein Rückgriff auf die
Erschöpfungsregelung vom Wortlaut nicht mehr gedeckt wäre, da ein direkter Bezug
auf die Originalware erforderlich ist, welcher, wie schon die Richtlinienvorgabe, eindeutig auf die Erschöpfung des Vertriebsrechts, nicht aber eines Kommunikationsrechtes abstellt436. Zum einen könnte damit eine Dienstleistungen vergleichende Werbung nicht mehr erfasst werden, zum anderen fehlt z.B. bei einer Werbung wie
»unsere Seife ist der Porsche unter den Reinigungsmitteln«, also einer bloßen Markennennung, oftmals der Bezug auf die konkrete mit dem fremden Zeichen bezeichnete Ware, welche der Erschöpfung unterliegen soll.
cc) § 6 UWG als lex specialis gegenüber dem Markenrecht
Wie bereits zum Verhältnis von § 6 UWG gegenüber weiteren, den Kennzeichenschutz betreffenden Regelungen des UWG ausgeführt, zielt § 6 UWG auf eine
abschließende Regelung zulässiger vergleichender Werbung ab. Der EuGH hat diesbezüglich in der Entscheidung »Pippig« explizit festgestellt, dass mit der Richtlinie
85/450/EWG »eine abschließende Harmonisierung der Bedingungen vorgenommen
worden ist, unter denen vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten zulässig ist.
Eine solche Harmonisierung setzt naturgemäß voraus, dass allein anhand der vom
Gemeinschaftsgesetzgeber aufgestellten Kriterien zu beurteilen ist, wann vergleichende Werbung in der ganzen Gemeinschaft zulässig ist«437. Folglich darf der
Grundsatz der allgemeinen Zulässigkeit vergleichender Werbung nur durch die in Art.
3a und Art. 7 der Richtlinie enthaltenen Verbote durchbrochen werden. Entsprechend
gilt hinsichtlich der markenrechtlichen Verletzungstatbestände, dass diese nicht zum
Verbot zulässiger vergleichender Werbung herangezogen werden können, ungeachtet
der Möglichkeit des Vorliegens markenrechtlicher Einwände438. Dem steht auch nicht
entgegen, dass es sich bei den markenrechtlichen Regelungen größtenteils um harmonisiertes Gemeinschaftsrecht handelt.
Würde man im Falle zulässiger vergleichender Werbung anstelle der Einordnung als
leges speciales eine uneingeschränkte Anspruchskonkurrenz zulassen, so würde dies
im Rahmen der hier vertretenen Auffassung, nämlich dass es sich bei dieser Werbeform um eine markenrechtlich relevante Benutzung handelt, zu einer paradoxen
Umgehung der Richtlinie führen. Eine solche ist zumindest dann zu befürchten, wenn
es sich um »echte« vergleichende Werbung handelt, welche entsprechend einen als
436 Vgl. Art. 7 MarkenRL. Hier wäre es evtl. angebrachter, auf das EU-Grundrecht der freien Meinungs-
äußerung und dessen Verhältnis zur Markennennung abzustellen.
437 EuGH GRUR 2003, 533ff., 534, Rn. 44 – Pippig.
438 So auch Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 190; a.A. Berlit, vergleichende Werbung, Rn. 155.
101
Tatbestandsvoraussetzung umstrittenen tatsächlichen Vergleich enthält439. Im Fall
einer expliziten Nennung einer Vergleichsmarke kann nämlich eine markenrechtlich
relevante Doppelidentität i.S.v. § 14 II Nr. 1 MarkenG vorliegen.
Folgt man jedoch der Ansicht, dass eine zulässige vergleichende Werbung auch dann
vorliegt, wenn weder ein tatsächlicher Vergleich noch eine sonstige von der Richtlinie erfasste Bezugnahme vorgenommen wird440, stellt sich die Frage, ob auch in
einer solchen Situation ein Lex-Specialis-Verhältnis des § 6 UWG gegenüber dem
Markenrecht als gerechtfertigt erscheint. Dies erscheint insbesondere im Hinblick
darauf relevant, dass ein Vorrang der Zulässigkeitsregelungen vergleichender Werbung nach § 6 UWG vor markenrechtlichen Regelungen das Verhältnis der beiden
Rechtsgebiete in das Gegenteil verkehrt und es zunächst im Sinne der früheren Auffassung des Markenrechts als Teil des übergeordneten Wettbewerbsrechts den
Anschein hat, das allgemeinere Wettbewerbsrecht würde dem spezielleren Markenrecht vorgehen441.
Ungeachtet der mit einem Verzicht auf das Erfordernis eines tatsächlichen Vergleichs
verbundenen signifikanten Ausweitung der von § 6 I UWG erfassten Fälle, vermag
ein solche weite Auslegung von § 6 I UWG das oben dargestellte Verhältnis zwischen
§ 6 UWG und § 14 II MarkenG nicht zu ändern. Obgleich zweifelhaft ist, ob der europäische Gesetzgeber einen mit einer weiten Auslegung des Wortlauts von § 6 I UWG
verbundenen äußerst weiten Anwendungsbereich zulässiger vergleichender Werbung
beabsichtigt hat, kommt eine andere Bewertung schon allein aufgrund des Zwecks
einer abschließenden Harmonisierung der Bedingungen einer zulässigen vergleichenden Werbung nicht in Betracht.
Unabhängig davon ob es sich um »echte« vergleichende Werbung handelt oder
nicht, bleibt dem Verletzten im Falle unlauterer vergleichender Werbung jedoch
weiterhin die Möglichkeit, sich neben den wettbewerbsrechtlichen Regelungen auf
die markenrechtlichen Vorschriften zu stützen442, da nur so ein umfassender Schutz
des Markeninhabers gewährleistet werden kann. Zum einen deshalb, weil das Markenrecht ein breiteres Instrumentarium an Ansprüchen, wie z.B. den Vernichtungsanspruch aufweist. Zum anderen, da § 6 II Nr. 4 UWG nur die Rufausbeutung und –
schädigung, nicht aber die unlautere Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft
erfasst443. Der Inhaber einer bekannten Marke wäre ohne einen Rückgriff auf 14 II
Nr. 3 MarkenG und eine alleinige Gewährung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche
schlechtergestellt.
Des Weiteren kommt ein Rückgriff auf das Markenrecht dann in Betracht, wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen einer vergleichenden Werbung nicht erfüllt sind. Hierbei ist wiederum zu beachten, dass eine »echte« vergleichende Werbung schon dann
nicht vorliegt, wenn kein tatsächlicher Vergleich bzw. keine relevante Bezugnahme
439 Vgl. hierzu Sack, GRUR 2008, 201, 203.
440 S.o., 80ff.
441 Vgl. hierzu o., 62ff.
442 Vgl. jurisPK-UWG/Müller-Bidinger, § 6 Rn. 19; Piper/Ohly, UWG, § 6 Rn. 57; Fezer, § 14 Rn. 496;
Ströbele/Hacker, § 2 Rn. 47; a.A. Sack, GRUR 2008, 201ff., 203.
443 Vgl. Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 215.
102
vorliegt, während dies bei einer weiten Auslegung eine Annahme der Voraussetzungen des Tatbestandes nicht verhindern würde, sondern weitere Tatbestände entfallen
müssten.
In beiden Fällen ist jedoch die Anwendung der §§ 3, 4 UWG dem Vorrang des Markenrechts unterworfen, d.h. ein Rückgriff könnte nur subsidiär beim Hinzukommen
von spezifischen lauterkeitsrechtlichen Momenten erfolgen444.
b) Erlaubte Markenbenutzung als unlautere vergleichende Werbung?
Sack weist daraufhin, dass der EuGH in seinem »Toshiba«-Urteil eine wörtliche Auslegung des Art. 3a I lit. b), c)445 der Richtlinie über vergleichende Werbung als eventuell zu einem Widerspruch mit der MarkenRL 89/104/EWG führend ansieht446. Dies
deshalb, da der EuGH eine wörtliche Auslegung mit der Begründung ablehne, dass
sich aus der MarkenRL und seiner Rechtsprechung, wobei er auf die »BMW«-Entscheidung verweist, ergebe, dass »die Benutzung der Marke eines anderen erlaubt
sein kann, wenn sie erforderlich ist, um den Verkehr über die Natur der Erzeugnisse
oder den Zweck der angebotenen Dienstleistungen zu informieren.«
Obwohl nicht hinreichend klar ist, worauf sich der aufgefundene Widerspruch beziehen soll, könnte der EuGH diesen darin gesehen haben, dass ein Verhalten durch die
Richtlinie über die vergleichende Werbung verboten wird, welches nach der MarkenRL jedoch erlaubt wäre447. Ebenfalls in der »Toshiba«-Entscheidung führte der
EuGH diesbezüglich aus, dass die Richtlinie zur vergleichenden Werbung mit ihrer
Definition der vergleichenden Werbung durch Art. 2 Nr. 2a auch identifizierende
Bezugnahmen der Werbung auf vertriebene Ersatz- und Zubehörteile zu den unter der
Vergleichsmarke passenden Produkten erfasst. Hierbei wird zumeist kein Vergleich
vorgenommen, was bei wörtlicher Auslegung des Art. 3a I lit. b), c), zur Unzulässigkeit einer derartigen Werbung führt448.
Hieraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass eine zulässige Markenbenutzung nicht zugleich eine gegen lauterkeitsrechtliche Maßstäbe verstoßende vergleichende Werbung darstellt. Ein markenrechtlich zulässiges Verhalten kann nämlich ohne weiteres bei Hinzutreten eines unlauteren Moments als wettbewerbsrechtlich unzulässig qualifiziert werden. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit den
absoluten Rechten aus der Marke bei Berufung auf dieselben nach bösgläubiger Eintragung der Fall449.
444 S.o., 74ff.
445 Entspr. § 6 II Nr. 1, 2 UWG.
446 EuGH GRUR 2002, 354ff., 355 Rn. 34f. – Toshiba.
447 So Harte/Henning/Sack, § 6 Rn. 191; vgl. hierzu nunmehr Sack, GRUR 2008, 201ff., 205, welcher
u.a. darauf hinweist, dass schon dann kein Widerspruch vorliegt, wenn im Rahmen des § 6 I UWG die
Voraussetzung eines Vergleichs verlangt wird oder dessen Anwendungsbereich auf eine Bezugnahme
auf Mitbewerber in gerade dieser Eigenschaft verlangt wird.
448 EuGH GRUR 2002, 354ff., 355 Rn. 31, 33. – Toshiba.
449 S.o., 50ff.
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8. Sonderfall: Werbung für Ersatzteile und Zubehör
Ein weiteres, eng mit dem zuvor betrachteten Bereich der vergleichenden Werbung
verbundenes Gebiet ist die Werbung für Ersatzteile und Zubehör. Auch hier bestimmen UWG-Regelungen über den Schutz von Marken.
Dem liegt die Besonderheit zugrunde, dass es sich bei der Regelung über Bestimmungsangaben hinsichtlich Ersatzteilen und Zubehör gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG
bzw. Art. 12 lit. c) GMV, welche bei Vorliegen der Voraussetzungen450 dazu führen,
dass trotz einer relevanten Zeichenbenutzung durch einen Dritten vom Markeninhaber keine markenrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden können, um einen
speziellen Fall vergleichender Werbung nach § 6 I UWG handelt. Mithin werden die
Unlauterkeitskriterien des § 6 II UWG zur Bestimmung der Unlauterkeit im Sinne des
§ 23 MarkenG herangezogen451. Insofern überlagern sich Marken und Wettbewerbsrecht im Bereich der Bestimmungsangaben für Ersatzteile und Zubehör, wobei in der
Praxis für die Ersatzteil- und Zubehörwerbung drei Fallgruppen ausgemacht wurden,
welche jeweils einer unterschiedlichen Betrachtung bedürfen452.
Die erste denkbare Konstellation stellt sich derart dar, dass der Lieferant eines Hauptprodukts hierfür weder selbst Ersatzteile und Zubehör anbietet noch mit seinen übri gen Produkten mit dem werbenden Drittanbieter von Ersatzteilen für dieses Produkt
in Konkurrenz steht.
Die Unlauterkeit einer Markenbenutzung ergibt sich in diesem Fall nicht aus § 6
UWG, da dessen Voraussetzungen nicht vorliegen. Wie bereits dargestellt, entspräche
es nicht dem Willen des Gesetzgebers, die weite Mitbewerberdefinition des § 2 Nr. 3
UWG auf § 6 I UWG anzuwenden453. Hieraus folgt, dass die Verwendung fremder
Kennzeichen durch Werbende in der obigen Konstellation mangels eines konkreten
Wettbewerbsverhältnisses den allgemeinen Grundsätzen der §§ 3, 4 und 5 UWG
unterliegt. Dementsprechend darf weder der Eindruck erweckt werden, es handele
sich bei den Ersatz- und Zubehörteilen um Waren des Originalherstellers454. Noch
darf der Anschein irgendwelcher geschäftlicher Beziehungen zum Originalhersteller
erweckt werden455. Dies ist allerdings nicht schon durch die klarstellende Angabe
»passend für« der Fall456.
Die zweite Konstellation besteht darin, dass der Originalhersteller für sein Hauptprodukt auch selbst Ersatz- und Zubehörteile anbietet, womit er in Konkurrenz zu Dritten
steht. Diese nehmen in ihrer Werbung auf diese Bezug indem sie z.B. durch die Ver-
450 Insbesondere ist dabei der Unlauterkeitsvorbehalt zu beachten, wonach die Benutzung der fremden
Marke nicht gegen »die guten Sitten« bzw. gegen »die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel« verstoßen darf. Grundsätzlich bestimmt sich die Unlauterkeit danach, ob der sich auf eine
privilegierte Benutzung Berufende alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln, EuGH GRUR Int 1999, 438ff., 442 Rn. 52 – BMW/Deenik.
451 Vgl. hierzu EuGH GRUR 2005, 509ff., Rn. 40ff. – Gillette Company/LA-Laboratories.
452 Vgl. ausführlich Sack, GRUR 2004, 720ff.; Ohly, GRUR 2007, 3ff., 5.
453 S.o., 82f.
454 BGH GRUR 1962, 537ff., 539 – Radkappe.
455 EuGH GRUR Int 1999, 438ff., 442 Rn. 59ff. – BMW/Deenik.
456 Sack, WRP 2004, 1405ff., 1419.
Chapter Preview
References
Zusammenfassung
Wann ist ein Markenschutz durch das UWG möglich? Welche Fallgruppen bestehen an der Schnittstelle des Marken- und Lauterkeitsrechts und wie sind diese rechtlich zu behandeln? Diesen Fragen, mit denen Praktiker auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig konfrontiert werden, stellt das Werk eine umfassende Gesamtdarstellung gegenüber. Es behandelt die relevanten Fallgruppen, in denen sich die Anwendungsbereiche des Markengesetzes und des UWG überschneiden können und beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses der beiden Rechtsgebiete zueinander, insbesondere ob sich ein Markeninhaber zum Schutz seines Kennzeichens sowohl auf das Marken- als auch auf das Wettbewerbsrecht berufen kann.