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Steffen Henn, Die bösgläubige Markenanmeldung in:

Steffen Henn

Markenschutz und UWG, page 50 - 58

1. Edition 2009, ISBN print: 978-3-8329-4008-9, ISBN online: 978-3-8452-1534-1 https://doi.org/10.5771/9783845215341

Series: Mannheimer Schriften zum Unternehmensrecht, vol. 10

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50 Voraussetzung eines Schutzes ist jedoch stets die Bekanntheit der Marke. Bei der Klagemarke ist ein derartiger Bekanntheitsgrad erforderlich, dass das mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierte Publikum auch bei nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verbindung zwischen den Kollisionszeichen herzustellen vermag und die ältere Marke hierdurch beeinträchtigt werden kann193. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist dann erreicht, wenn die Klagemarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, ohne dass zum Nachweis bestimmte Prozentzahlen abverlangt werden, da es jeweils auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Hierunter fallen insbesondere Marktanteile, Intensität und Dauer der Benutzung sowie der Umfang der in das Kennzeichen getätigten Investitionen194. Spätestens mit der Entscheidung »das Prinzip der Bequemlichkeit« des EuGH wurde eine Sonderbehandlung von Werbeslogans gegenüber herkömmlichen Mehrwortmar ken endgültig unmöglich. Slogans sind somit unterschiedslos an den absoluten Schutzhindernissen zu messen, was dazu führt, dass eine Eintragung nunmehr um ein Vielfaches leichter zu erreichen sein wird als früher. Diesbezüglich ist deshalb entscheidend, inwiefern neben einem markenrechtlichen Schutz sowohl für als Marke geschützte als auch für ungeschützte Slogans ein wett bewerbsrechtlicher Schutz möglich ist und in welchem Verhältnis dieser zum Kennzeichenrecht steht195. 3. Die bösgläubige Markenanmeldung a) Vorbenutzte Marken Dritter (Sperrmarken) aa) Rechte des »Vorbenutzers« Vor Inkrafttreten des MarkenG mussten sich die Gerichte in einer größeren Anzahl von Fällen damit befassen, dass Dritte Eintragungen von Marken betrieben, die bereits im Ausland markenrechtlich geschützt waren und dort zur Kennzeichnung gleichartiger Waren benutzt wurden196. Da im Inland weder eine Eintragung noch die Erlangung von Verkehrsgeltung durch Benutzung vorlag, bestand auch kein Schutz als inländische Marke. In der Folge versuchten die Markenanmelder, im inländischen Markt markenrechtlich gegen den Vorbenutzer bzw. dessen Importeure vorzugehen, was aufgrund der zunehmenden grenzübergreifenden wirtschaftlichen Verflechtung immer häufiger zu Konflikten führte197. In diesen standen die Schutzversagung aufgrund der Territorialität 193 BGH GRUR 2002, 340ff., 341 – Fabergé; BGH GRUR 2003, 428ff., 432f. – Big Bertha. 194 Vgl. zu Art. 5 II MarkenRL EuGH GRUR Int 2000, 73ff., 74f. – Chevy; vgl. zu § 14 II Nr. 3 MarkenG, BGH GRUR 2002, 340ff., 341 – Fabergé. 195 S.u., 148ff. 196 Vgl. ausführlich zu den Fallgruppen der bösgläubigen Markenanmeldung, Steinberg/Jaeckel, MarkenR 2008, 296ff. 51 der Zeichenrechte sowie die Möglichkeiten eines formalisierten Markenrechts einem Verstoß gegen die »guten Sitten« bzw. einem Rechtsmissbrauch gegenüber. Eine weitere, ähnliche Fallgruppe betraf Marken, die ausschließlich in Deutschland benutzt wurden, aber gleichfalls mangels Eintragung und Erlangung von Verkehrsgeltung nicht unter den Schutz des WZG bzw. MarkenG fielen, die sog. Ausstattungsanwartschaften198. (i) Schutz durch § 1 UWG a.F. Der BGH wahrte die Rechte des Vorbenutzers, indem er auf § 1 UWG a.F. zurückgriff, um die unbefugte inländische Anmeldung zur Eintragung und eine Geltendmachung einer eingetragenen vorbenutzten Marke zu untersagen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorlagen. Hierzu gehörte, dass zur Kenntnis des Anmelders über eine in- oder ausländische Vorbenutzung der Marke weitere Umstände hinzutreten199. Als solche gelten bei Inlandsfällen, dass kein anderer Zweck als die Entziehung bzw. Ausnutzung eines fremden Besitzstandes erkennbar ist, was als Missbrauch zeichenrechtlicher Möglichkeiten gilt200. Bei Auslandsfällen liegt der zusätzliche Umstand darin, dass der inländische Anmelder den deutschen Markt in Erwartung einer Verwendung des Auslandszeichens sperrt, um den Vorbenutzer auf dem Inlandsmarkt zu behindern201. (ii) Löschung nach § 50 I Nr. 4 MarkenG a.F. Mit Inkrafttreten des MarkenG schützte zunächst § 50 I Nr. 4 MarkenG gegen derartige Markenanmeldungen und Eintragungen, wenn »der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war«. Bei den Beratungen zum MarkenG wurde erkannt, dass der Wegfall des Erfordernisses des Geschäftsbetriebs zum Markenerwerb vermehrt zu Konflikten führen würde, da nunmehr auch private Individuen versuchen würden, markenrechtliche Interessen Dritter finanziell auszubeuten. Entsprechend sollte § 50 I Nr. 4 MarkenG als Korrektiv zum Wegfall des Erfordernisses eines Geschäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung dienen202. 197 BGH GRUR 1961, 413ff., 416 – Dolex; BGH GRUR 1967, 304ff. – Siroset; BGH GRUR 1967, 490ff., 492 – Pudelzeichen; BGH GRUR 1969, 607ff. – Recrin; BGH GRUR 1970, 138ff., 139 – Alemite; BGH GRUR 1980, 110ff. – Torch; BGH GRUR 1984, 210ff., 211 – Arostar; BGH GRUR 1986, 292ff. – Klint; nach Inkrafttreten des MarkenG zu § 1 UWG und § 826 BGB: BGH GRUR 1998, 412ff., 414 – Analgin; BGH GRUR 1998 1034ff., 1036f. – Makalu; BGH GRUR 2000; 1032ff., 1034 – EQUI 2000; BGH GRUR 2005, 581ff. – Color of Elegance. 198 BGH GRUR 1998, 412ff. – Analgin. 199 Anders das RG, welches schon bei Kenntnis des Anmelders von der Vorbenutzung einen Missbrauch annahm, was einer Aufgabe der Formalisierung des Zeichenrechts gegenüber dem Wettbewerbsrecht gleichkam, vgl. RG MuW XXVI, 287 – Pfarrer Kneip; RG MuW 1930, 567 – Brinkmanns Stolz. 200 BGH GRUR 1961, 413ff., 416 – Dolex; BGH GRUR 1967, 490ff., 492 – Pudelzeichen. 201 BGH GRUR 1969, 607ff. – Recrin m. Anm. Kopp. 202 Begr.RegE BT-Drs. 12/6881, 95, 96; vgl. Jordan, FS Helm 2002, 187ff., 188. 52 (iii) Das absolute Schutzhindernis des § 8 II Nr. 10 MarkenG, Art. 3 II lit. d) MarkenRL § 50 I Nr. 4 MarkenG wurde im Jahre 2004 durch das Geschmacksmusterreformgesetz aufgehoben203. Gleichzeitig wurde die bösgläubige Markenanmeldung als absolutes Schutzhindernis in § 8 II Nr. 10 MarkenG aufgenommen, was nach der Regelung des Art. 3 II lit. d) MarkenRL optional zulässig ist204. Das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Anmeldung ist weiterhin ein Löschungsgrund nach § 50 I MarkenG; zusätzlich steht es aber schon der Eintragung nach § 8 II MarkenG entgegen. Der Schutz des Vorbenutzers greift entsprechend schon eine Stufe früher, nämlich bei der Eintragung, welche das DPMA nach § 37 III MarkenG bei ersichtlicher Bösgläubigkeit nun ablehnen kann. Das MarkenG knüpft mit § 8 II Nr. 10 i.V.m. § 50 I MarkenG an die Rechtsprechung zum außermarkenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG a.F. und § 826 BGB an, was insbesondere beinhaltet, dass die in diesem Rahmen entwickelten Grundsätze zur Beurteilung der Bösgläubigkeit nach § 8 II Nr. 10 MarkenG herangezogen werden können205. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist von Bösgläubigkeit dann auszugehen, wenn die Anmeldung sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich erfolgt ist206. Überträgt man die Rechtsprechung des BGH zur Bösgläubigkeit auf den § 8 II Nr. 10 i.V.m. § 50 I MarkenG, so ist eine Markenanmeldung dann als bösgläubig anzusehen, wenn dahinter die Absicht steht, einen Dritten, der dieselbe oder eine ähnliche Bezeichnung bereits zuvor im In- oder Ausland verwendet hat, am Gebrauch dieser Bezeichnung zu hindern, insbesondere bei ausländischen Marken den Marktzutritt unter dieser Kennzeichnung zu erschweren207. Hiervon zu unterscheiden ist die bloße Kenntnis eines Markenanmelders davon, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Eine solche Kenntnis allein ist jedoch nach der Rechtsprechung für die Bejahung der Unlauterkeit nicht ausreichend. Es müssen vielmehr auf »Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten.«208 Die Rechtsprechung nimmt eine Bösgläubigkeit in Form einer unlauteren Behinderung dann an, wenn ein Wettbewerber für die gleiche oder für eine verwechselbare schutzwürdige, jedoch nicht eingetragene Kennzeichnung bereits einen wertvollen 203 BGBl. I/2004, 390ff. 204 v.Linstow, MarkenR 1999, 81ff., 81, weist darauf hin, dass es sich bei der markenrechtlichen Bösgläubigkeit um die Übersetzung des in der MarkenRL verwendeten Ausdrucks »bad faith« handelt und besser mit »unlauter« hätte übersetzt werden können; vgl. auch Begr.RegE BT-Drs. 12/6881, 95. 205 BGH WRP 2004, 766ff., 768 – S100; BGH GRUR 1998, 412ff., 414 – Analgin; BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000; Fezer, MarkenR, § 50 Rn. 29; Ingerl/Rohnke, § 50 Rn. 10; Sack, WRP 2004, 1405ff., 1411. 206 Begr. RegE BT-Drs. 12/6881, 95, 96. 207 BGH GRUR 1984, 210ff., 211 – Arostar; BGH GRUR 1986, 74ff., 76 – Shamrock III; BGH GRUR 1998, 412ff., 414 – Analgin; BGH GRUR 1998, 1034ff., 1036ff. – Makalu; BGH GRUR 2000, 242ff., 244 – Classe E; BGH GRUR 2004, 766ff., 768 – S100; BGH Mitt. 2004, 315 (ls2) – P21S. 208 BGH GRUR 2004, 766ff., 768 – S100; BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – Equi 2000, m.w.N. 53 Besitzstand erworben hatte und der Zeicheninhaber in der Absicht handelt, diesen Besitzstand zu stören bzw. zu entziehen209. Ein schützenswerter Besitzstand muss sich dabei nicht auf ein Zeichen beziehen, das zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Erfasst sind auch Fälle, in denen durch eine Gesetzesänderung ein bestehendes Eintragungshindernis entfällt, da der Vorbenutzer ansonsten wehrlos Anmeldungen Dritter ausgesetzt wäre210. In seiner Entscheidung »S100« führt der BGH hinsichtlich des Bestehens eines wertvollen Besitzstandes aus, dass das Unternehmen zum Zeitpunkt der Anmeldung seit 15 Jahren mit der gegenständlichen Kennzeichnung am Markt war und die Umsätze bis in den Millionenbereich stiegen. Es handele sich bei dem gekennzeichneten Produkt um ein hervorragend eingeführtes Erzeugnis mit steigenden Wachstumschancen, weshalb es für das betreffende Unternehmen einen wertvollen Besitzstand darstelle211. Eine Störung des Besitzstandes wurde in diesem Fall deshalb angenommen, weil von der Streitmarke dadurch ein erhebliches Störpotential ausging, dass die Zeicheninhaberin unter dem eingeführten Namen der Vorbenutzerin ein identisches Produkt auf dem deutschen Markt anbieten konnte212. In den meisten Fällen kommt hinzu, dass die Zeicheninhaber nunmehr markenrechtlich gegen die Benutzung durch die Vorbenutzer vorgehen können. Die obige Entscheidung zeigt zugleich, dass der BGH das Erfordernis eines Besitzstandes nicht fallen gelassen hat. Er untersucht es zwar nicht mehr als eigenständige Fallgruppe213, jedoch durchaus als Voraussetzung bzw. Indiz einer unlauteren Behinderung214. Anmeldung und Erwerb eines Kennzeichenrechts können auch dann einen unzulässigen Behinderungswettbewerb darstellen, wenn kein schutzwürdiger Besitzstand besteht215. Eine Unlauterkeit wird nämlich auch dann angenommen, wenn die Markenanmeldung es dem Vorbenutzer unmöglich machen soll, sein vorbenutztes Zeichen weiterhin im Inland zu vertreiben bzw. in den inländischen Markt einzutreten. Doch nicht nur die vollständige Sperrung des Marktes, sondern auch die Absicht, die Benutzung des Zeichens zu erschweren, insbesondere um finanzielle Vorteile zu erzielen, genügt für eine unlautere Behinderungsabsicht. Hierzu gehört z.B. die Ver- äußerung der vorbenutzten Marke an den Vorbenutzer oder der Abschluss eines Lizenzvertrages216. In diesem Zusammenhang kann bei Anmeldung einer bekannten Marke die Bösgläubigkeit auch darin liegen, durch Lizenzvergabe von einem Imagetransfer zu profitieren. 209 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – Equi 2000. 210 BGH GRUR 2004, 510ff., 511 – S100. 211 BGH GRUR 2004, 510ff., 511 – S100. 212 BGH GRUR 2004, 510ff., 511 – S100. 213 Bei Besitzstandsstörung liegt immer auch ein Behinderungswettbewerb vor, während ein Behinderungswettbewerb im Zusammenhang mit einer Markenanmeldung selbstverständlich nicht immer einer Besitzstandsstörung bedarf. 214 A.A. Helm, GRUR 1996, 593ff., 597. 215 BGH GRUR 1989, 110ff., 112 – Torch. 216 Vgl. BGH GRUR 1967, 304ff., 306 – Siroset. 54 In all diesen Fällen soll die wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung einer Marke nicht entsprechend den Markenfunktionen, sondern zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzt werden217. Der Annahme einer unlauteren Behinderung steht hierbei auch nicht entgegen, wenn neben dem Motiv einer Sperre des Marktes noch weitere, berechtigte Interessen des Markeninhabers an der Eintragung des gegenständlichen Kennzeichens bestehen218. (iv) Verfahren und Verhältnis markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche Der Vorbenutzer kann sich gegen die bösgläubige Anmeldung des von ihm benutzten Zeichens sowohl durch das amtliche Löschungsverfahren vor dem DPMA, als auch mittels einer Nichtigkeitsklage vor den ordentlichen Gerichten nach den §§ 55 I, 51 IV Nr. 2 i.V.m. §§ 50 I, 8 II Nr. 10 MarkenG wehren219. Hinsichtlich des Verhältnisses der Geltendmachung markenrechtlicher Löschungsansprüche vor dem DPMA durch Antrag nach § 54 MarkenG oder ordentlichen Gerichten durch Klageerhebung i.S.v. § 55 MarkenG zu wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen hat der BGH in der Entscheidung »EQUI 2000« klargestellt, dass durch die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche ein auf § 1 UWG a.F. gestützter Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke nicht ausgeschlossen sei220. Der BGH begründete dies damit, dass § 50 I Nr. 4 MarkenG a.F. bzw. nunmehr § 8 II Nr. 10 i.V.m. § 50 I MarkenG, keine abschließende Regelung darstelle, »um rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen«221. Der Gesetzgeber habe durch die Erstreckung des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf bösgläubige Markenanmeldungen, nichts an der bewährten Möglichkeit ändern wollen, vor den ordentlichen Gerichten mit Hilfe des Wettbewerbsrechts gegen eine bösgläubig angemeldete Marke vorzugehen222. Mit der Zulassung kumulativer markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Anspruchsgrundlagen nimmt der BGH mithin den Bereich der bösgläubigen Markenanmeldung ausdrücklich von der Vorrangthese aus223. (v) IR-Marken: §§ 112ff. u. § 124 MarkenG Da nach § 113 MarkenG IR-Marken nach dem MMA in gleicher Weise wie nationale Marken gem. § 37 MarkenG auf absolute Schutzhindernisse geprüft werden, wurde mit der Neuregelung des § 8 II Nr. 10 MarkenG die bösgläubige Markenanmeldung 217 BGH GRUR 1969, 607ff., 609 – Recrin; BGH GRUR 1980, 110ff., 111 – Torch; BGH GRUR 1998, 412ff., 414 – Analgin; BGH GRUR 1998, 1034ff., 1037 – Makalu; BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000; BGH GRUR 2000, 242ff., 244 – Classe E. 218 BGH GRUR 2004, 766ff., 768 – S100. 219 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 220 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000 m.w.N. 221 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 222 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1034 – EQUI 2000. 223 Zur Vorrangthese vgl. im Folgenden 69ff. 55 zum Schutzverweigerungsgrund auch für IR-Marken. § 115 I MarkenG enthält bei absoluten Schutzhindernissen sowohl Antrag als auch Klage auf Schutzentziehung. Gem. § 112 II MarkenG gilt der in § 112 I MarkenG festgelegte Schutz von IR-Marken als nicht eingetreten, wenn der international registrierten Marke nach den §§ 113- 115 MarkenG der Schutz verweigert wird, wobei dies nur den Schutz auf dem deutschen Markt betrifft. Gem. § 124 MarkenG sind die §§ 112-117 MarkenG entsprechend anwendbar für Marken, die dem ProtMMA unterliegen. (vi) Einrede aus § 242 BGB Der Vorbenutzer kann sich bei Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche gegen ihn mit einer Einrede aus § 242 BGB wehren. Der allgemeine Grundsatz einer unzulässigen Rechtsausübung bei Rechtsmissbrauch gilt auch im Kennzeichenrecht, wobei er darin liegt, dass ein formales Markenrecht ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung verwerflicher Zwecke ausgenutzt wird224. bb) Rechte Dritter, insbesondere sonstiger Mitbewerber Neben dem Vorbenutzer können auch Dritte einen Antrag gem. § 50 I i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG stellen. Nach § 54 I 2 MarkenG kann der Löschungsantrag von jeder Person gestellt werden. Es handelt sich somit um ein Popularverfahren, bei dem der Anmelder nicht des Nachweises eines eigenen Rechtsschutzbedüfnisses bedarf. In der Folge ist anders als im Wettbewerbsrecht im markenrechtlichen Löschungsverfahren der Einwand der »unclean hands« unbeachtlich, da es sich in einem Popularverfahren um die Wahrnehmung öffentlicher Interessen handelt. Deshalb ist der Löschungsan trag eines Dritten nicht schon deshalb rechtsmißbräuchlich, weil der Löschungsantragsteller selbst ein Kennzeichen als Marke angemeldet hat, das mit der von ihm angegriffenen Marke vergleichbar ist225. Eine im Zusammenhang mit der Antragstellung durch Dritte wichtige Fallkonstellation ist der »Torch«-Entscheidung des BGH zu entnehmen226. Dieser lag zugrunde, dass ein Importeur japanischer Feuerzeuge sich deren Herstellerkennzeichen schützen ließ, um hierdurch Mitbewerbern, die gleichfalls als Importeure tätig waren, den weiteren Import und Vertrieb in Deutschland markenrechtlich zu untersagen. Der BGH bewertete dieses Verhalten jedoch auf Grundlage von § 1 UWG a.F. als sittenwidrigen Behinderungswettbewerb und lehnte markenrechtliche Ansprüche ab, da sich die Berufung auf letztere als Missbrauch des Zeichenrechts darstellte.227 224 Vgl. Fezer, MarkenR, § 50 Rn. 23, m.w.N.; vgl. auch BGH GRUR 2000, 242ff., 244 – Classe E, wobei es sich hierbei um eine »Spekulationsmarke« handelte. 225 BPatG GRUR 1999, 746 – OMEPRAZOK. 226 BGH GRUR 1980, 110ff. – Torch. 227 BGH GRUR 1980, 110ff, 112 – Torch. 56 b) Die »Agentenmarke« vor und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Eine weitere Fallgruppe, in der markenrechtliche Ansprüche neben wettbewerbsrechtlichen stehen, betrifft die in den §§ 11 und 17 MarkenG geregelte Agentenmarke228. Der Markeninhaber soll vor einem »agent illoyal« geschützt werden, welcher sich trotz seiner statusimmanenten Verpflichtung, die Interessen seines Geschäftsherren zu wahren, eigenmächtig ein zumeist im Ausland vorbenutztes Kennzeichen aneignet. Typischerweise hat der (ausländische) Markeninhaber als Geschäftsherr dieses Kennzeichen in einem anderen Land bereits in Anspruch genommen und hat gerade bei Vertretungsübernahme durch den Agenten ein Interesse an der Nutzung dieses Zeichens. In der Regel entstehen bei Vertragsbeendigungen zwischen ausländischen Herstellern und inländischen Vertriebspartnern Konflikte, wenn eine ohne Kenntnis des Vorbenutzers angemeldete Marke als Druckmittel bei der Vertriebsbeendigung oder zur Kennzeichnung von Drittprodukten eingesetzt wird. Markenrechtlich kann sich der Vorbenutzer bzw. ausländische Markeninhaber durch ein Löschungsverfahren nach § 50 I i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG wehren229. Daneben kann er sich parallel in einem getrennten Widerspruchsverfahren nach § 42 II Nr. 3 MarkenG auf § 11 MarkenG als relatives Eintragungshindernis berufen. Des Weiteren kann bei einer Kenntnis nach Eintragung vor den ordentlichen Gerichten bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 11 nach § 17 I MarkenG prioritätswahrend die Übertragung der Marke auf sich verlangen und nach § 17 II MarkenG Unterlassungsund Schadensersatzansprüche entsprechend § 14 MarkenG geltend machen, da eine direkte Anwendung aufgrund des zumeist nicht bestehenden inländischen Markenschutzes ausscheidet. Hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts für das Vorliegen eines Agentenverhältnisses ist entgegen dem Wortlaut von § 11 MarkenG und in Übereinstimmung mit Art. 6 septies PVÜ grundsätzlich der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich230. Der Wortlaut berücksichtigt nämlich nicht die Tatsache, dass die Pflichtverletzung des Agenten durch die Anmeldung begangen wird, während der Eintragungsvorgang als behördlicher Akt keinem genauen Zeitpunkt unterliegt, weshalb in § 17 I 1. Alt. MarkenG die Anmeldung bereits mit einbezogen wird. In der Gemeinschaftsmarkenverordnung ergeben sich die Ansprüche gegen den Agenten aus Art. 8 III GMV. Ein Unterlassungsanspruch folgt aus Art. 11 GMV, während ein Anspruch auf Übertragung der streitgegenständlichen Marke in Art. 18 GMV geregelt ist. Probleme wirft die in diesem Zusammenhang typische Situation einer Markenanmeldung nach Vertragsbeendigung auf. Nach der Gesetzesbegründung soll diese Situation noch von § 11 MarkenG erfasst sein, »soweit dies noch als Verstoß gegen fortwirkende Verpflichtungen aus dem früheren Vertragsverhältnis angesehen werden 228 Vgl. ausführlich Munzinger, FS Pagenberg, 173ff. 229 S.o., 54. 230 Vgl. Ingerl/Rohnke, § 11 Rn. 6; Ingerl, GRUR 1998, 1ff., 2; Sack, GRUR 1995, 81ff., 97. 57 kann«.231 Der Gesetzeswortlaut zwingt weder zu einer derartigen Auslegung232, noch umfasst er grundsätzlich Markenanmeldungen nach Vertragsbeendigung, weshalb allenfalls eine analoge Anwendung von § 11 MarkenG in Betracht kommt, was wiederum eine analoge Anwendung von § 17 MarkenG rechtfertigen würde233. Gleichfalls problematisch kann sich die Situation gestalten, in der ein Agent die Markenanmeldung vor Beginn eines Vertretungsverhältnisses vornimmt. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Anmeldung vor Beginn des Agentenverhältnisses vorgenommen wird, eine Eintragung jedoch erst nach dessen Zustandekommen. Vom Wortlaut wäre somit nicht nur eine Anmeldung unter Verstoß gegen eventuell bestehende vorvertragliche Pflichten erfasst, sondern auch eine makellose Anmeldung234. Hiergegen spricht nicht nur, dass lediglich der zufällige Zeitpunkt der Eintragung über das Bestehen eines Löschungsanspruchs entscheidet, sondern auch die dadurch verursachte Durchbrechung des Grundsatzes, dass relative Hindernisse nur dann einer Eintragung entgegenstehen können, wenn sie schon zum Anmeldezeitpunkt vorlagen235. Es würde dem Schutzzweck der §§ 11 u. 17 MarkenG widersprechen, wenn sich der Geschäftsherr mittels Agentenverhältnisse die Marken seiner Vertriebspartner aneignen könnte. Im Falle von Anmeldungen vor Beginn des Agentenverhältnisses kann der Geschäftsherr nur vertrags- und wettbewerbsrechtlichen Schutz erlangen. § 11 MarkenG greift gleichfalls nicht ein, wenn keinerlei Markenschutz besteht, da § 11 MarkenG nur den Inhaber einer Marke schützt. Sollten weder in- noch ausländische Markenrechte, z.B. durch Benutzung und Verkehrsgeltung, erlangt worden sein, besteht markenrechtlich nur die Möglichkeit eines Löschungsverfahrens nach § 50 I MarkenG. Dieses weist insofern eine höhere rechtliche Hürde auf, als hier anders als beim rein objektiven Verfahren nach den §§ 11, 17 MarkenG die subjektive Behinderungs- oder Erpressungsabsicht des Agenten nachgewiesen werden muss. c) Die Spekulationsmarke Die so genannte Spekulations- oder Hinterhaltsmarke stellt eine weitere Fallgruppe im Grenzbereich des Marken- zum Wettbewerbsrecht dar. Hierunter werden Markenanmeldungen verstanden, die nur zu dem Zweck vorgenommen wurden, Dritte, die identische oder ähnliche Marken wählen und anmelden bzw. anmelden wollen, mit Lizenzierungs- oder Verkaufsangeboten zu konfrontieren und bei Ablehnung mit rechtlichen Schritten zu drohen. Eine derartige missbräuchliche Ausnutzung der formalen Rechtsstellung eines Markeninhabers wurde durch den Wegfall des Erfordernisses des Geschäftsbetriebes im Rahmen der Markenrechtsreform begünstigt. Da es sich nicht um vorbenutzte Marken handelt, konnte die Rechtsprechung nicht auf die 231 Begr.-RegE BT-Drs. 12/6581, 73. 232 Ingerl, GRUR 1998, 1ff., 2. 233 Vgl. Sack, WRP 2004, 1405ff., 1413. 234 Vgl. Ingerl, GRUR 1998, 1ff., 2. 235 Vgl. BGH GRUR 1993, 744ff., 745 – MICRO CHANNEL. 58 etablierten Fallgruppen einer unlauteren Behinderung des Vorbenutzers zurückgreifen. Der BGH entschied im bekannten Fall »Classe E«, dass sich eine Marke, die zu Spekulationszwecken angemeldet wurde, am allgemeinen Grundsatz der unzulässigen Rechtsausübung messen lassen muss236. In diesem Fall hatte sich eine Privatperson in Frankreich die Marke »Classe E« registrieren lassen und diese als internationale Marke u.a. für Kraftfahrzeuge auf die Schweiz und Deutschland erstreckt. Als der Automobilhersteller für seine mittlere Baureihe in Deutschland die Bezeichnung »E- Klasse« verwenden wollte, trat der Markeninhaber mit Lizenzforderungen an das Unternehmen heran. Auf eine negative Feststellungsklage des anmeldenden Unternehmens hin verneinte der BGH Ansprüche aus der IR-Marke, da die Ausübung der Rechte gegenüber der Klägerin unlauter war und der Beklagte sie daher nach § 242 BGB nicht geltend machen kann. Als Kriterien für eine missbräuchliche Ausnutzung der formalen Stellung als Markeninhaber bestätigte der BGH zum einen das Vorliegen einer Vielzahl von unterschiedlichen Anmeldungen für die unterschiedlichsten Klassen und Dienstleistungen. Zum anderen führte er das Fehlen eines hinsichtlich der in Rede stehenden Marken fehlenden Benutzungswillens im eigenen Unternehmen oder als markenstrategischer Berater für Dritte auf und dass die Marken deshalb akkumuliert werden, um Dritte, die ähnliche oder identische Marken verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen 237. Sind die obigen Kriterien erfüllt, kann ein durch Dritte unter einem bestimmten Kennzeichen an der Marktteilnahme gehindertes Unternehmen auch unter Berufung auf § 3 UWG auf Einwilligung in die Löschung klagen und im Anmeldeverfahren bzw. vor ordentlichen Gerichten eine markenrechtliche Löschung nach § 50 I i.V.m. § 8 II Nr. 10 MarkenG betreiben. 4. § 13 MarkenG und UWG Nach § 13 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein sonstiges, nicht in den §§ 9-13 MarkenG aufgeführtes Recht zur Untersagung berechtigt. Die Aufzählung der sonstigen Rechte in § 13 II MarkenG ist dabei zwar nicht abschließend. Als sonstige Rechte i.S.d § 13 MarkenG kommen nach der Rechtsprechung des BGH jedoch nur absolute Rechte in Frage, weshalb wettbewerbsrechtliche Ansprüche hiervon nicht erfasst sind238. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut, welcher »ein (absolutes) Recht« mit älterem Zeitrang fordert. 236 BGH GRUR 2001, 242ff., 244 – Classe E. 237 BGH GRUR 2001, 242ff., 244 – Classe E. 238 BGH GRUR 2000, 1032ff., 1033 – EQUI 2000; zustimmend Ströbele/Hacker, § 13 Rn. 4; Sack, WRP 1405ff., 1413; Ingerl/Rohnke, § 13 Rn. 15; a.A. Fezer, MarkenR, § 13 Rn. 2.

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References

Zusammenfassung

Wann ist ein Markenschutz durch das UWG möglich? Welche Fallgruppen bestehen an der Schnittstelle des Marken- und Lauterkeitsrechts und wie sind diese rechtlich zu behandeln? Diesen Fragen, mit denen Praktiker auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig konfrontiert werden, stellt das Werk eine umfassende Gesamtdarstellung gegenüber. Es behandelt die relevanten Fallgruppen, in denen sich die Anwendungsbereiche des Markengesetzes und des UWG überschneiden können und beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses der beiden Rechtsgebiete zueinander, insbesondere ob sich ein Markeninhaber zum Schutz seines Kennzeichens sowohl auf das Marken- als auch auf das Wettbewerbsrecht berufen kann.