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Steffen Henn, Der Benutzungsbegriff des § 14 MarkenG, Art. 5 MarkenRL und Art. 9 GMV in:

Steffen Henn

Markenschutz und UWG, page 19 - 29

1. Edition 2009, ISBN print: 978-3-8329-4008-9, ISBN online: 978-3-8452-1534-1 https://doi.org/10.5771/9783845215341

Series: Mannheimer Schriften zum Unternehmensrecht, vol. 10

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19 B. UWG-relevante Tatbestände und Auslegungsfragen des Markenrechts I. Die markenrechtlichen Verletzungstatbestände und ihre Auslegung im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht des UWG Marken- und wettbewerbsrechtliche Vorschriften stehen in einem vielfältigen Beziehungsnetz zueinander8. So setzt das Wettbewerbsrecht dem Markenschutz z.B. dadurch Grenzen, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, wenn diese als irreführend oder sittenwidrig im Sinne von § 8 II Nr. 4 bzw. Nr. 5 MarkenG festgestellt werden. Demgegenüber sind aus der lauterkeitsrechtlichen Rechtsprechung, die den Kennzeichenschutz betrifft, markenrechtliche Regelungen entstanden, welche schließlich vom Gesetzgeber im MarkenG verankert wurden. Dies verdeutlicht, dass das Lauterkeitsrecht als »Jungbrunnen des Immaterialgüterrechts«9 auf die Entwicklung des Markenrechts einen ständigen Einfluss hat, welcher insbesondere durch die Übernahme von zunächst wettbewerbsrechtlich begründeten Regelungen ins MarkenG nicht zum Stillstand gekommen ist. Die Reichweite bzw. der Anwendungsbereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes hängt jedoch entscheidend von derjenigen des markenrechtlichen Schutzes ab. Deshalb sollen im Folgenden für das Wettbewerbsrecht relevante Auslegungsfragen des MarkenG und ihre Auswirkungen auf einen tatsächlich möglichen wettbewerbsrechtlichen Schutz dargestellt werden. 1. Der Benutzungsbegriff des § 14 MarkenG, Art. 5 MarkenRL und Art. 9 GMV Der Umfang einer Anwendung von Wettbewerbsrecht auf kennzeichenrechtliche Sachverhalte hängt wesentlich vom Verständnis des Benutzungsbegriffs der markenrechtlichen Verletzungstatbestände ab. Zunächst steht dabei die Frage im Mittelpunkt, ob der markenrechtliche Verletzungstatbestand eine marken- bzw. bzw. sonstige (kenn-)zeichenmäßige Benutzung erfordert. Wird diese bejaht, so muss untersucht werden, wann eine markenmäßige Benutzung vorliegt, welche zu einer direkten Anwendung des Markenrechts führt. Nach § 14 II MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen, soweit die weiteren Voraussetzungen der §§ 14 II Nr. 1-3 MarkenG vorlie- 8 Sack, WRP 2004, 1405ff., 1406. 9 Fezer, in: Fezer UWG, Einl E, Rn. 95f. 20 gen. Des Weiteren werden jedoch nach dem Wortlaut des § 14 MarkenG keine Anforderungen an die Art und Weise der Benutzung gestellt; vordergründig lässt die Vorschrift irgendeine Benutzung des fremden Zeichens als Voraussetzung für einen Markenschutz genügen. Gleichzeitig ist hierdurch der Begriff der Benutzung der Auslegung zugänglich. So würde eine weite Auslegung des Tatbestandsmerkmals des »Benutzens« jede unbefugte Benutzung einer fremden Marke erfassen, während eine enge Auslegung die Verletzungstatbestände des § 14 MarkenG erst bei einem zeichenmäßigen Gebrauch als erfüllt ansehen würde. Der hieraus entstandene Meinungsstreit sowie die Rechtsprechung des EuGH und des BGH sollen im Folgenden zum besseren Grundverständnis kurz dargestellt werden10. a) Der »warenzeichenmäßige Gebrauch« unter dem WZG Unter Geltung des Warenzeichengesetzes hatte nach § 15 I WZG die Eintragung eines Warenzeichens die Wirkung, dass allein dem Inhaber Rechte zur Kennzeichnung von Waren zustanden. In der ständigen Rechtsprechung wurde dem Zeicheninhaber hieraus jedoch lediglich ein Schutz gegen einen warenzeichenmäßigen Gebrauch des Zeichens durch einen Dritten gewährt11. Diese Schutzschranke eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs wurde § 16 WZG entnommen, welcher regelte, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung eines Warenzeichens vom Inhaber nicht verhindert werden konnte, »sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgt«. Somit verdeutlichte § 16 WZG nicht nur die Freigabe des nicht zeichenmäßigen Gebrauchs, sondern stellte zugleich die wesentliche Schranke des subjektiven Zeichenrechts dar12. Nach einer Formel der Rechtsprechung zum WZG lag ein warenzeichenmäßiger Gebrauch dann vor, »wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder in Beziehung auf sie so gebraucht wird, dass der unbefangene oder flüchtige Durchschnittsabnehmer annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren von gleichen oder gleichartigen anderer Herkunft«13. Entscheidend war demnach, ob der durchschnittliche und flüchtige Verbraucher in der Kennzeichnung eine Verwendung zu Unterscheidungszwecken sah14. Begründet wurde das Erfordernis des warenzeichenmäßigen Gebrauchs damit, dass der Anwendungsbereich des WZG als allein rechtlich geschützte Funktion des Warenzeichens den Rechtsschutz der Herkunftsfunktion des Warenzeichens 10 Vgl. für eine umfassende Darstellung: Schulz, Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht, 1997; Nägele, Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht, 1999; Eichhammer, Die markenmäßige Benutzung, 2008. 11 Vgl. BGHZ 8, 206ff. – Kabel-Kennstreifen; BGH GRUR 1955, 484ff. – Luxor-Luxus; BGH GRUR 1956, 179ff. – Ettaler Klosterliqueur; BGH GRUR 1960, 126ff. – Sternbild; BGH GRUR 1961, 280ff. – Tosca; BGH GRUR 1971, 251ff. – Oldtimer; BGH GRUR 1969, 683ff. – Isolierte Hand; BGH GRUR 1974, 84ff. – Trumpf; BGH GRUR 1981, 362ff. – Aus der Kurfürst Quelle; BGH GRUR 1982, 229 – Klix/Klick; a.A. vgl. Heydt, GRUR 1971, 435ff. 12 Vgl. Fezer, GRUR 1996, 566ff., 567. 13 Vgl. für viele, BGH GRUR 1971, 251ff., 252 – Oldtimer. 14 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 16 Rn. 4. 21 erfasse15. Die Herkunftsfunktion könne jedoch nur bei kennzeichenmäßigem Gebrauch einer Marke durch einen Dritten beeinträchtigt werden. Der Schutzumfang sei deshalb beschränkt, da die Marke zur Individualisierung von Waren diene, um sie im Warenverkehr unterscheidungsfähig zu machen. Die wirtschaftliche Werbe- und Sortenfunktion einer Marke änderten an der Beschränkung auf die Herkunftsfunktion nichts, da diese nur mittelbar über letztere geschützt seien 16. Entsprechend wurden unter Geltung des WZG Fälle einer nicht warenzeichenmäßigen Benutzung nicht vom Warenzeichenschutz erfasst, konnten aber wettbewerbsund deliktsrechtlich relevant sein17. b) Der Benutzungsbegriff des MarkenG Seit dem Inkrafttreten des MarkenG war strittig, inwiefern das unter dem nationalen WZG entwickelte Erfordernis eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs auch im harmonisierten Markenrecht als Schutzschranke gilt. Entscheidend hierfür ist eine Auslegung des § 14 MarkenG unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben. Einigkeit besteht lediglich darin, dass, wie unter dem WZG, bei einer kennzeichenmä- ßigen18 Verwendung einer Marke grundsätzlich von einer relevanten Benutzung ausgegangen werden kann. aa) Meinungsstand im Schrifttum Ein Teil der Literatur fordert eine Abkehr von der Voraussetzung einer zeichenmäßigen Verwendung einer Marke durch einen Dritten im herkömmlichen Sinne. Ausgangspunkt hierfür sei, dass der rechtliche Schutz im neuen MarkenG nunmehr auch die ökonomischen Funktionen der Marke betreffe. Dies stelle einen Paradigmenwechsel in den rechtlich geschützten Markenfunktionen dar und verlange entsprechend die Aufgabe dieser Voraussetzung. Der Benutzungsbegriff sei deshalb weit auszulegen und nicht auf kennzeichenmäßige Benutzungshandlungen beschränkt19. Ein anderes Ergebnis könne auch nicht aus Art. 5 V MarkenRL abgeleitet werden, da diese Vorschrift nur die außermarkenrechtliche Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten wahren wolle und daher die Reichweite des Markenschutzes nicht beschränken könne20. Die Gegenmeinung in der Literatur hält jedoch auch unter dem MarkenG an der unveränderten Voraussetzung einer zeichenmäßigen Benutzung fest21. Dies wird 15 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 22. 16 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 15 Rn. 22. 17 Vgl. BGH GRUR 1982, 247ff. – Rolls-Royce. 18 Der Begriff »kennzeichenmäßige Benutzung« wird dabei als Oberbegriff verwendet, welcher einerseits sowohl die »markenmäßige Benutzung« bei herkunftsmäßiger Zeichenverwendung sowie die »firmenmäßige Benutzung« andererseits umfasst, vgl. Eichhammer, markenmäßige Benutzung, 8. 19 Vgl z.B. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 22; Starck, GRUR 1996, 688ff., 690f.; Berlit, GRUR 1988, 423ff., 426; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 53; Meister, WRP 1995, 366ff., 369; vgl. die Nachweise bei Nägele, MarkenR 1999, 177ff., 181 Fn. 44. 20 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 38. 21 Vgl. die Nachweise bei Nägele, MarkenR 1999, 177ff., 181 Fn. 44. 22 unter anderem mittels Art 5 V MarkenRL begründet. Danach berühre die Regelung der Rechte eines Markeninhabers durch Art. 5 I bis IV MarkenRL nicht »die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegen die Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.« Im Umkehrschluss hieraus ergebe sich, dass das ausschließliche Markenrecht dann nicht berührt sei, wenn die Marke zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet werde22. Des Weiteren geht eine vermittelnde Auffassung davon aus, dass der Benutzungsbegriff für die Verletzungstatbestände des § 14 II Nr. 1 und 2 MarkenG gegenüber dem Sonderschutz von bekannten Marken nach § 14 II Nr. 3 MarkenG verschieden ausgelegt werden müsse23. Begründet wurde dies damit, dass die bekannte Marke über ihre Herkunftsfunktion hinaus weitere Funktionen erfülle und die Regelung des § 14 II Nr. 3 MarkenG wettbewerbsrechtlicher Herkunft sei. Ein entsprechend weiter Benutzungsbegriff stehe auch nicht im Widerspruch zu Art. 5 II MarkenRL, da hieraus aufgrund des Gestaltungsspielraumes keine für die Mitgliedstaaten bindenden Vorgaben entnommen werden könnten24. bb) Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Benutzungsbegriff Wie bereits erwähnt, bejahte die Rechtsprechung eine Rechtsverletzung nach dem Warenzeichengesetz nur bei Vorliegen eines kennzeichenmäßigen Gebrauches einer Marke durch einen Dritten25. Der BGH hielt sich zunächst nach der Markenrechtsreform mit einer Stellungnahme zum Benutzungsbegriff auffällig zurück, wohl in Erwartung einer Entscheidung durch den EuGH. Dieser hat sich mittlerweile in mehreren Entscheidungen mit dem Erfordernis der Benutzung eines Zeichens »als Marke« beschäftigt26. In der »BMW/Deenik«-Entscheidung als der ersten Entscheidung zu diesem Themenkomplex sah der EuGH die Werbung einer Kfz-Werkstatt für Gebrauchtwagen sowie Reparatur und Wartung unter Verwendung geschützter BMW-Marken als Benutzung der Marken i.S. des Art. 5 I 2 lit. a) MarkenRL an27. Der beklagte Unternehmer benutzte einerseits die BMW-Marken ausschließlich für die Bezeichnung von BMW- Originalwaren, andererseits nur mittelbar zur Herausstellung dafür, auf welches 22 Kunz-Hallstein, GRUR 1990, 747ff., 757; Sack, GRUR 1995, 81ff., 94. 23 Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 60ff.; Hacker, GRUR Int 2002, 502ff., 506; Kraft, GRUR 1991, 339ff., 342; Goldmann, § 15 Rn. 55ff.; Sosnitza, WRP 2003, 1186, 1189; a.A. d.h. gegen gespaltenen Benutzungsbegriff, Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 29; ders., GRUR 1996, 566ff., 567; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 46. 24 Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 62; Hacker, GRUR Int 2002, 502ff., 507; zustimmend Sosnitza, WRP 2003, 1186ff., 1189. 25 Vgl. auch BGH GRUR 2004, 512ff. – Leysieffer. 26 Vgl. hierzu die Übersicht bei Knaak, GRUR Int 2008, 91ff.; Kur, GRUR Int 2008, 2ff. 27 EuGH GRUR Int 1999, 438ff. – BMW/Deenik. 23 Fabrikat sich seine Dienstleistungen beziehen. Ungeachtet dieser Umstände sah der EuGH den Anwendungsbereich von Art. 5 I MarkenRL im entschiedenen Fall als eröffnet an. Hinsichtlich der Anwendung des Art. 5 I oder II MarkenRL sei entscheidend, »ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt werde, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolge«28. Entgegen dem Verständnis der markenmäßigen Benutzung unter dem WZG, welches darauf abstellte, ob eine fremde Marke zur Kennzeichnung eigener Waren und Dienstleistungen, also als eigene Marke benutzt wurde, lässt der EuGH für eine Benutzung »als Marke« folglich die Benutzung einer fremden Marke für fremde Waren und Dienstleistungen genügen. Ob es sich hierbei lediglich um eine Ausweitung des traditionellen Benutzungsbegriffs oder um dessen Abschaffung handelte, blieb allerdings umstritten, da sich sowohl Gegner29, als auch Befürworter der markenmäßigen Benutzung bestätigt fühlten 30. Die darauf folgende Entscheidung »Hölterhoff/Freiesleben«, bei der die Frage im Mittelpunkt stand, ob die Benutzung der eingetragenen Marken »Spirit Sun« und »Context Cut« in einem Verkaufsgespräch als Bezeichnung für einen besonderen Diamantschliff eine Benutzung als Marke darstelle31, bewirkte keine weitere Klärung des gemeinschaftsrechtlichen Benutzungsbegriffs. Ohne auf die Vorlagefragen hinsichtlich der Voraussetzungen einer Benutzung als Marke im Einzelnen einzugehen und ohne Anknüpfung an den Benutzungsbegriff in der Entscheidung »BMW/Deenik«, verneinte das Gericht eine Markenverletzung. Begründet wurde dies damit, dass es allein auf Art. 5 I MarkenRL, d.h. auf den in § 14 II Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzten Verletzungstatbestand ankomme, weshalb ein Markeninhaber sich nicht auf sein Markenrecht berufen könne, wenn ausgeschlossen sei, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Hinweiszeichen aufgefasst werde. Es sei entscheidend, ob im konkreten Fall »Interessen beeinträchtigt werden, deren Schutz Art. 5 I MarkenRL bezweckt.«32 Eine erste Konkretisierung, wann von einer »Beeinträchtigung von Interessen des Markeninhabers« ausgegangen werden kann, erfolgte erst in der »Arsenal«-Entscheidung. Im Ausgangsverfahren ging es darum, ob es sich beim Verkauf von mit einer geschützten Marke versehenen Fanartikeln unter Hinweis, es handele sich hierbei nur um Dekoration bzw. es bestünden keine Geschäftsbeziehungen zum Inhaber der Marke, um eine Benutzung als Marke handelt33. Der EuGH entschied, dass nicht jede 28 EuGH GRUR Int 1999, 438ff., 441, Rn. 38 – BMW/Deenik. 29 Vgl. Althammer/Klaka, § 14 Rn. 67; Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 30c. 30 Vgl. OLG Dresden NJW 2001, 615ff., 616 – Johann Sebastian Bach. 31 EuGH GRUR 2002, 692ff. – Hölterhoff; die Entscheidung ist in der Sache zu Recht kritisiert worden (vgl. Horz, GRUR 2003, 993ff., 999) und hätte zutreffenderweise nach § 23 MarkenG untersucht werden müssen. Die Verneinung einer Markenrechtsverletzung kann nicht damit begründet werden, Herr Freiesleben habe extra darauf hingewiesen, die Edelsteine stammten aus seiner eigenen Produktion. Eine Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Herkunft der Waren und Dienstleistungen ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Benutzer darauf verweist, die Ware stamme nicht vom Markeninhaber (vgl. auch EuGH GRUR Int 1999, 438ff. Rn. 38 – BMW/Deenik). 32 EuGH GRUR 2002, 692ff., 693, Rn. 16 – Hölterhoff. 33 EuGH WRP 2002, 1415ff. – Arsenal. 24 Benutzung im geschäftlichen Verkehr vom Markenschutz erfasst sei, sondern lediglich Handlungen, welche eine Beeinträchtigung gemeinschaftsrechtlich anerkannter spezifischer Interessen eines Markeninhabers darstellen. Dies sei deshalb der Fall, weil letztere »die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware den Verbrauchern gegenüber beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten«34. Diese Argumentation bestätigte der EuGH in seinen Entscheidungen »Anheuser Busch/Budvar«35, »Adam Opel/Autec«36 und »Céline«37. In der Entscheidung »Adidas/Fitnessworld« stellte der EuGH im Zusammenhang mit dem Sonderschutz bekannter Marken nach Art 5 II MarkenRL fest, die Tatsache, dass ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Verzierung aufgefasst wird, stehe dem durch Art. 5 II MarkenRL gewährten Schutz nicht entgegen, wenn der Grad der Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen so hoch sei, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. Dies scheide nur dann aus, wenn die Verkehrskreise das angegriffene Zeichen ausschließlich als Verzierung auffassen würden38. Ein markenmäßige Benutzung kann im Rahmen des Art. 5 II MarkenRL bzw. des Art. 14 II Nr. 3 MarkenG folglich immer dann angenommen werden, wenn durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens beim angesprochenen Publikum eine Verknüpfung mit der bekannten Klagemarke entsteht39. Der BGH befürwortete in der Zeit nach der Markenrechtsreform zunächst in einigen obiter dicta das Erfordernis eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs40. Erst nach der EuGH-Entscheidung im Fall »BMW/Deenik« griff er die traditionelle Sichtweise eines Erfordernisses eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs wieder auf und wähnte sich trotz der unterschiedlichen Weite der Begriffsverständnisse explizit im Einklang mit der Rechtsauffassung des EuGH41. Der BGH nimmt dabei eine kennzeichenmä- ßige Benutzung an, wenn der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht42, wobei eine relevante Benutzung im Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer diene.43 34 EuGH WRP 2002, 1415ff., 1419, Rn. 51 – Arsenal. 35 EuGH GRUR 2005, 153ff., 155, Rn. 62ff. – Anheuser-Busch/Budvar. 36 EuGH GRUR Int 2007, 404ff., 407, Rn. 21 – Adam Opel/Autec. 37 EuGH GRUR Int 2007, 1007ff., 1008, Rn. 16 – Céline. 38 EuGH GRUR 2004, 58ff., 60, Rn. 32ff. – Adidas/Fitnessworld. 39 Vgl. Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 60. 40 BGH GRUR 1996, 68ff., 70 – COTTON LINE; BGH GRUR 1995, 354ff., 358 – Rügenwalder Teewurst II. 41 BGH GRUR 2003, 332ff., 333 – Abschlussstück; BGH GRUR 2002, 812ff., 809ff., 811 – Frühstücksdrink I; BGH GRUR 2002, 812ff., 813 – Frühstücksdrink II; BGH GRUR 2002, 814ff., 815 – Festspielhaus I; BGH GRUR 2003, 792 – Festspielhaus II; BGH GRUR 2002, 618ff., 619 – Meißner Dekor; zuvor offen gelassen in BGH GRUR 1999, 238ff. – Tour de Culture; BGH GRUR 1998, 697ff., 699 – VENUS MULTI; BGH GRUR 1998, 830ff., 834 – Les-Paul-Gitarren. 42 BGH GRUR 2001, 158ff., 160 – Drei-Streifen-Kennzeichnung. 43 BGH GRUR 2002, 814ff., 815 – Festspielhaus I. 25 Mit der firmenmäßigen Benutzung bzw. der Benutzung eines Kennzeichens als Unternehmenskennzeichen setzten sich BGH und EuGH gleichfalls in mehreren Entscheidungen auseinander. So hatte der EuGH diesbezüglich in der »Robelco«- Entscheidung auf Art. 5 V MarkenRL als relevante Norm verwiesen44. Der BGH ging in der »Leysieffer«-Entscheidung allerdings davon aus, dass auch eine sonstige zeichenmäßige Benutzung in Form einer firmenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung, die mit einer geschützten Marke identisch ist, für eine markenrechtlich relevante Benutzung ausreicht. Hinsichtlich der »Robelco«-Entscheidung des EuGH stellte der BGH dabei fest, dass deren Ausführungen für den zu entscheidenden Fall nicht ein schlägig wären, da die dortigen Erwägungen allein die Reichweite der Markenrichtlinie beträfen und nichts darüber aussagen würden, ob das nationale Markenrecht den Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann45. Diese Aussage wird teilweise dahingehend interpretiert, dass für Fälle der firmenmäßige Benutzung der Art. 5 V MarkenRL in § 14 II MarkenG hineingelesen werden muss, letzter folglich weiter gefasst ist und eine firmenmäßige Benutzung miterfasst46. In der »Celine«-Entscheidung machte der EuGH jedoch wiederum eine Anwendung von Art. 5 I S. 2 lit. a) MarkenRL davon abhängig, ob eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen erfolgt, die die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann47, sodass nunmehr klargestellt ist, dass nicht jede firmenmäßige Benutzung in den Anwendungsbereich des Art. 5 V MarkenRL fällt. Hatte der BGH zunächst noch entschieden, dass eine Verwendung der Marke als beschreibende Angabe oder als »schmückendes Beiwerk oder bloßer Zierrat nicht der markenmäßigen Verwendung unterfiele«48, so entschied er im Fall »Lila Postkarte« unter Berufung auf die Rechtsprechung des EuGH, dass es für den Anwendungsbereich des Art. 5 II MarkenRL (§ 14 II Nr. 3 MarkenG) hinsichtlich des Vorliegens einer markenmäßigen Benutzung ausreiche, »dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen würden« 49. Eine weitere Ausweitung des Begriffs der markenrechtlichen Benutzung erfolgte in einer Entscheidung des BGH, welche versteckte Suchbegriffe, so genannte »Metatags«, betraf50. Durch das Verstecken von Markennamen von Mitbewerbern im Quellcode einer Internetseite kann dessen Inhaber bewirken, dass bei Eingabe des fremden 44 BGH GRUR 2003, 143 – Robelco. 45 BGH GRUR 2004, 512ff., 514 – Leysieffer; der BGH zieht insofern das MarkenG zur Auslegung der MarkenRL heran. 46 Vgl. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 10; Eichhammer, markenmäßige Benutzung, 202. 47 EuGH GRUR 2007, 971, 972 Rn. 27. 48 BGH GRUR 2002, 171ff., 173 – Marlboro-Dach. 49 BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte unter Verweis auf EuGH GRUR 2004, 58ff., 60, Rn. 39 – Adidas/Fitnessworld. 50 Grundlegend vgl. Viehues, MMR 1999, 336ff.; Kaufmann, MMR 2005, 348ff. 26 Markennamens in einer Internetsuchmaschine gerade diese Internetseite als Treffer aufgeführt wird. Hierdurch wird der Nutzer statt auf die Seite des Markeninhabers oder Mitbewerbers, auf den jeweils eigenen Internetauftritt aufmerksam gemacht. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung war bislang umstritten, ob es sich bei der Eingabe fremder Kennzeichen als versteckte Suchwörter um eine kennzeichenmäßige Benutzung handelt51. Der BGH bejahte dies nunmehr unter Berufung auf die »BMW«-Entscheidung des EuGH52 und die BGH-Entscheidung Festspielhaus53 und begründete eine kennzeichenmäßige Benutzung damit, dass das als Metatag eingesetzte Suchwort dazu diene, den Nutzer auf das jeweils werbende Unternehmen und sein Angebot aufmerksam zu machen54. c) Stellungnahme Der kennzeichenrechtliche Benutzungsbegriff hat durch die neuere Rechtsprechung von EuGH und BGH eine im Vergleich zum bisherigen deutschen Verständnis vor Inkrafttreten des MarkenG wesentliche Ausweitung erfahren. Eine kennzeichenmä- ßige Benutzung, welche auch einen firmenmäßigen Gebrauch umfasst, sofern hierdurch eine Verbindung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, ist jedoch nach wie vor Voraussetzung zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte des § 14 MarkenG. Der Umfang des Benutzungsbegriffs ist dabei jedoch offen bzw. nicht endgültig geklärt55. Als Ausgangspunkt der Entwicklung des Benutzungsbegriffs durch die Rechtsprechung wird dabei allgemein die oben dargestellte »BMW«-Entscheidung des EuGH angesehen, nach welcher eine Benutzung als Marke nicht mehr die Benutzung eines fremden Zeichens als eigenes voraussetzt, sondern eine Benutzung als fremdes Zeichen genügt. Die Entscheidung wird deshalb zugleich auch als Begründung ange führt, der Benutzungsbegriff des MarkenG sei nunmehr wesentlich weiter zu fassen als das Begriffsverständnis unter dem WZG56, mit der Folge, dass nahezu jede Benutzungshandlung, insbesondere auch viele noch unter § 1 UWG eingeordnete Fälle vom MarkenG erfasst sei57. Demgegenüber muss jedoch berücksichtigt werden, dass der EuGH zum einen in den der »BMW«-Entscheidung nachfolgenden Urteilen »Hölterhoff« und »Arsenal« dogmatisch nicht mehr an diese Entscheidung anknüpfte, zum anderen eine in der 51 BGH WRP 2006, 1513ff. – Impuls. 52 EuGH GRUR Int 1999, 438ff. – BMW/Deenik. 53 Vgl. GRUR 2002, 814ff. – Festspielhaus I. 54 BGH WRP 2006, 1513ff. – Impuls. 55 So auch Kur, GRUR Int 2008, 1; a.A. in Bezug auf eine relevante Benutzung im Rahmen der §§ 14 II Nr. 1 u. 2, Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 58. 56 Vgl. Harte-Bavendamm/Goldmann, FS v. Mühlendahl, 23ff., 41; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 326ff. 57 Vgl. den Hinweis von Harte-Bavendamm/Goldmann (Fn. 36) auf OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 362ff., 363, wonach es für eine Benutzung nach Art. 5 I MarkenRL ausreicht, wenn mit der Marke – als Unterscheidungsinstrument von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens – der Betrieb des Verwenders zum Zwecke des Produktabsatzes gleichsam nur adressiert wird. 27 »BMW«-Entscheidung angelegte äußerst weite Ausdehnung des Benutzungsbegriffs jedenfalls dadurch relativiert, dass das in Art. 5 I lit. a) MarkenRL gewährte Ausschließlichkeitsrecht auf Fälle beschränkt bleiben müsse, »in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte«58. Aus diesem Verweis in der »Arsenal«-Entscheidung, dass »insbesondere« bei Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion von einer Benutzung als Marke ausgegangen werden könne59, wird wiederum zugleich deutlich, dass es sich bei einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion allenfalls um eine hinreichende Voraussetzung einer Benutzung als Marke handelt, während offen bleibt, welchen Anforderungen Interessenbeeinträchtigungen des Markeninhabers im Hinblick auf die weiteren Markenfunktionen60 unterliegen. Insofern ist folglich zu Recht von einer Ausweitung des Begriffsverständnisses auszugehen, deren Entwicklung jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Indem er von einer »weiten Auslegung« des markenmäßigen Gebrauchs durch den EuGH spricht61, berücksichtigt der BGH nunmehr auch, dass das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs unter dem WZG nicht mit demjenigen der MarkenRL dekkungsgleich ist, da bereits die Herstellung einer gedanklichen Verbindung zwischen kollidierenden Kennzeichen ausreichen kann. Nachdem zunächst nicht eindeutig klar war, inwieweit eine »weite« Auslegung nach Auffassung des BGH über das traditionelle Verständnis der markenmäßigen Benutzung hinausging, hat die Entscheidung »Lila Postkarte« nunmehr zumindest im Hinblick auf Markenparodien insofern die »weite« Auslegung näher konkretisiert62. Hinsichtlich eines firmenmäßigen Gebrauchs ergibt sich aus der «Celine«-Entscheidung dann ein Rückgriff auf Art. 5 I 2 lit. a) MarkenRL, wenn durch die Benutzung eines Unternehmenskennzeichen eine Verbindung zwischen dem betreffenden Zeichen zu Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, was in der Praxis dazu führen kann, dass eine firmenmäßige Benutzung in der Regel zugleich auch eine Benutzung als Marke darstellt. Insofern ist es entsprechend terminologisch gerechtfertigt, vom Erfordernis eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs als Oberbegriff auszugehen. Zudem stellte der BGH unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH zutreffend fest, dass von einem einheitlichen Benutzungsbegriff der drei Untersagungstatbestände des § 14 II MarkenG auszugehen sei63. Hierfür sprechen die einheitliche Wortwahl sowie die einheitliche Geltung der Tatbestände des § 14 III MarkenG für 58 EUGH WRP 2002, 1415ff., 1419, Rn. 51 – Arsenal; vgl. auch Ströbele/Hacker, 8.Auflage, welche auf eine Fehlinterpretation der BMW Entscheidung hinweisen; vgl. auch EuGH GRUR 2007, 318 – Opel/ Autec, Rn. 27f. »spezifischer Fall der Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der Diensleistungen erbringt, deren Gegenstand mit dieser Marke versehene Waren sind«. 59 vgl. EUGH WRP 2002, 1415ff., 1419, Rn. 51 – Arsenal. 60 vgl. EUGH WRP 2002, 1415ff., 1419, Rn. 54 – Arsenal. 61 BGH WRP 2002, 547ff., 549 – GERRI/KERRY Spring. 62 BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte; wonach die Verwendung der Wortmarke und die Farbgestaltung ausreichen. 63 BGH GRUR 2005, 583ff., 584 – Lila Postkarte. 28 alle drei Absätze des § 14 MarkenG64. Hinzukommt, dass der EuGH in seiner »BMW«-Entscheidung letztlich auch keine Unterscheidung hinsichtlich eines Benutzungsbegriffs vornahm65. Allerdings weist Hacker zu Recht darauf hin, dass hierdurch die These der Einheitlichkeit des Benutzungsbegriffs bei den drei Tatbeständen des § 14 MarkenG sehr stark relativiert wird, da das Vorliegen einer gedanklichen Verknüpfung wohl stets mit dem gleichzeitigem Vorliegen eines der vier Eingriffstatbestände des § 14 II Nr. 3 MarkenG einhergehen wird66. d) Zusammenfassung und Ergebnis Hinsichtlich des Erfordernisses eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs steht mittlerweile eindeutig fest, dass es sich hierbei um eine Tatbestandsvoraussetzung der Art. 5 I und II MarkenRL bzw. § 14 II MarkenG handelt. Der BGH geht dabei zutreffend von einer einheitlichen Anwendung im Rahmen der Tatbestände des § 14 II MarkenG aus67. Darüber hinaus kann jedoch einerseits entgegen den Stimmen in der Literatur nicht als zweifelsfrei geklärt angesehen werden, dass der Benutzungsbegriff des § 14 II Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nur markenmäßige Benutzungshandlungen im traditionellen (am WZG-Begriffsverständnis orientierten), an der Herkunftsfunktion ausgerichteten Verständnis erfasse68. Andererseits kann jedoch dem Verständnis des Benutzungsbegriffs auch nicht die BMW-Entscheidung ohne Berücksichtigung der Ausführungen in den nachfolgenden Entscheidungen des EuGH zugrundegelegt werden69. Vielmehr ist nach der im Arsenal-Urteil erstmals angewandten Formel von einer Benutzung als Marke i.S.v. Art. 5 I MarkenRL im Einzelfall dann auszugehen, wenn die Benutzung des Zeichens zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erfolgt und hierdurch die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden. Demgegenüber kann es für eine relevante Benutzung im Bereich des Art. 5 II MarkenRL ausreichend sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise sich gegenüberstehende Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen70. Handelt es sich um ein Unternehmenskennzeichen, kommt es darauf an, ob das angesprochene Publikum eine Verbindung zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke herstellt. Zu beachten ist jedoch, dass die Rechtsprechung bislang lediglich hinreichende Bedingungen für das Erfordernis der kennzeichenmäßigen aufgestellt hat, ohne dass es sich hierbei um eine abschließende Kriterien handelt, wann eine relevante Benutzung »als Marke« vorliegt und wann nicht. Der Benutzungsbegriff bedarf insofern einer weiteren Fortentwicklung durch die Rechtsprechung. 64 vgl. hierzu auch EuGH GRUR Int 2007, 1007ff., 1008 Rn. 20 – Céline. 65 EuGH GRUR Int 1999, 438ff., 441 – BMW/Deenik. 66 Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 62. 67 Vgl. BGH GRUR 583ff., 584 – Lila Postkarte. 68 So aber Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 58. 69 Zur Frage einer Überbewertung der Bedeutung dieser Entscheidung vgl. Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 14 Rn. 75. 70 EuGH GRUR 2004, 58ff., 60, Rn. 32ff. – Adidas/Fitnessworld. 29 Hinsichtlich eines wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutzes ist dabei zunächst zu berücksichtigen, dass zwar aufgrund der Ausweitung des Begriffsverständnisses viele Sachverhalte vom Markenrecht erfasst werden, welche selbst nach der Einführung des MarkenG noch außerhalb des Markenrechts eingeordnet wurden. Jedoch verbleiben durch das Festhalten an diesem Erfordernis als Tatbestandsmerkmal des § 14 II MarkenG weiterhin kennzeichenrechtlich relevante Sachverhalte, bei denen markenrechtliche Ansprüche mangels Benutzung als Marke ausscheiden. Als Beispiel hierfür kann der Ausgangsfall der EuGH Entscheidung »Opel/Autec« angeführt werden, in welchem, wie vom EuGH aus dem Vorlagebeschluss bereits gefolgert71, das vorlegende Gericht markenrechtliche Ansprüche gegen die Anbringung fremder Marken auf Modellfahrzeugen schließlich verneinte72. 2. Doppelidentität i.S.v. § 14 II Nr. 1 MarkenG, Art. 9 I lit. a) GMV Nach § 14 II Nr. 1 MarkenG, Art. 9 I lit. a) GMV, Art. 5 I lit. a) MarkenRL kann der Inhaber einer geschützten Marke einem Dritten untersagen, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit ihr identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die seine Marke Schutz genießt. Liegt ein Fall der sog. »Doppelidentität« vor, ist die unbefugte Benutzung der Marke durch einen Dritten rechtswidrig, ohne dass es der Feststellung einer Verwechslungsgefahr bedarf73. Zwar besteht nach Art. 16 I 2 TRIPS-Abkommen bei Benutzung identischer Marken für identische Waren eine Vermutung für eine Verwechslungsgefahr, was jedoch den Vertrieb von Originalware durch einen Dritten nicht erfasst. Demgegenüber setzt der absolute Identitätsschutz des § 14 II Nr. 1 MarkenG jedoch das Erfordernis der Verwechslungsgefahr nicht voraus. So wurde bereits unter dem WZG allein durch unbefugte Benutzung eines identischen Zeichens eine Zeichenverletzung angenommen, ohne dass es auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach § 31 WZG ankam. Insbesondere ist ein Identitätsirrtum des Verbrauchers keine rechtliche Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung nach § 14 II Nr. 1 MarkenG. Da der Identitätsschutz der Marke als absoluter Schutz ausgestaltet ist74, besteht auch dann Markenschutz, wenn dem Verbraucher die Benutzung einer identischen Marke für identische Produkte bekannt ist75. Der Verzicht auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hat Auswirkungen auf verschiedene Sachverhalte, die dadurch in den Anwendungsbereich des Markenrechts kommen. Wichtigste Folgerung hieraus ist, dass auch der Vertrieb von Originalware eine identische Zeichenbenutzung darstellt. Bei Parallelimporten kann der Markeninhaber entsprechend unter Hinweis auf eine vorliegende Doppelidentität den Import in das betroffene Schutzland abwehren, was 71 EuGH GRUR 2007, 318ff., Rn. 24 – Opel/Autec. 72 LG Nürnberg NJOZ 2007, 4377ff. – Opel/Autec. 73 Vgl. Sack, WRP 1998, 1127ff., ders. GRUR 1996, 663ff., 664; Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 74f. 74 S. Gesetzesbegr. BT-Drucks. 12/6581, S. 71. 75 Vgl. Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 75.

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References

Zusammenfassung

Wann ist ein Markenschutz durch das UWG möglich? Welche Fallgruppen bestehen an der Schnittstelle des Marken- und Lauterkeitsrechts und wie sind diese rechtlich zu behandeln? Diesen Fragen, mit denen Praktiker auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig konfrontiert werden, stellt das Werk eine umfassende Gesamtdarstellung gegenüber. Es behandelt die relevanten Fallgruppen, in denen sich die Anwendungsbereiche des Markengesetzes und des UWG überschneiden können und beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses der beiden Rechtsgebiete zueinander, insbesondere ob sich ein Markeninhaber zum Schutz seines Kennzeichens sowohl auf das Marken- als auch auf das Wettbewerbsrecht berufen kann.